Cudze znaki towarowe w scenografii gry wideo

Cudze znaki towarowe w scenografii gry wideo

Czytaj: 13 min

Parafrazując Stendhala, gra wideo jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu. To odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży, tylko znaków towarowych odbić nie może . Technologia już od pewnego czasu pozwala dość wiarygodnie odzwierciedlać świat rzeczywisty w grach wideo – miasta, budynki, poszczególne przedmioty. Postęp w zakresie m.in. skanowania trójwymiarowego i fotogrametrii sprawia, że to odzwierciedlenie jest coraz doskonalsze – z kilkoma jednak wyjątkami. Jednym z nich jest odwzorowywanie znanych z rzeczywistości towarów i znaków towarowych. Tutaj przeszkodą nie jest technologia, ale przepisy prawa.

Oczywiście znaki towarowe realnych produktów pojawiają się w grach wideo już od kilkudziesięciu lat, czy to na billboardach przy trasie w „Pole Postion” z 1982, czy w grach-reklamówkach producenta napojów i słodyczy – odpowiednio „Cool Spot” i „Zool” [1] albo w produkcjach poświęconych określonej marce np. „Need For Speed Porsche” (EA Canada).

„Pole Position”
(Namco)
„Cool Spot”
(Virgin Interactive)
„Zool”
(Gremlin Interactive)

W tych grach znaki towarowe zostały wykorzystane w porozumieniu z „właścicielami marki” (uprawnionymi z tytułu praw ochronnych na znaki towarowe) i na ustalonych zasadach np. co do sposobu prezentowania znaków towarowych. Ich obecność w świecie przedstawionym służyła więc reklamowaniu towarów uprawnionego, a nie odzwierciedlaniu rzeczywistości. Przykładowo, w „Alan Wake” (Remedy Entertainment) jedyne baterie, to Energizer a dostawcą usług telefonii komórkowej jest tylko Verizon. Dość długo praktykowano też licencjonowanie w grach uzbrojenia i sprzętu wojskowego – przykładowo, w grze „Homefront” pojazdy i znaki towarowe Humvee [2] zostały użyte za zgodą ich producenta (AM General). Ta praktyka zaczęła się zmieniać m.in. pod wpływem oskarżeń, że gry wideo, powstające we współpracy z producentami broni, przyczyniają się do strzelanin w amerykańskich szkołach [3].

Licencjonowany Humvee w „Homefront”
(Kaos Studios, Digital Extremes)

Zbudowanie pełnej scenografii gry w oparciu o umowy z właścicielami znaków towarowych to zadanie niemal niewykonalne – a w najlepszym razie niewspółmiernie obciążające produkcję gry [4]. W takim razie najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu ulokowanie w grze takich towarów i znaków, jakie zdaniem dyrektora artystycznego są potrzebne, żeby prawidłowo oddać klimat i wygląd danej dzielnicy bądź miasta. Tutaj wkraczają problemy prawne – mianowicie, nie jest jasne, czy użycie znaku towarowego w scenografii wkracza w zakres wyłączności prawnej właściciela znaku. Jeśli wkracza, to właściciel znaku może, po pierwsze, domagać się usunięcia znaku z gry, a po drugie domagać się od producenta bądź wydawcy gry zapłaty odszkodowania za bezprawne korzystanie ze znaku towarowego [5]. Wątpliwości co do dopuszczalności użycia „cudzych” znaków towarowych w grze wideo tworzą ryzyko prawne, które przeważa nad ewentualnymi korzyściami artystycznymi wynikającymi ze zobrazowania w grze „prawdziwego” świata [6]. Skąd się biorą te wątpliwości? Już wyjaśniam.

Do czego służy znak towarowy?

Znak towarowy służy przede wszystkim do odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców (tzw. funkcja oznaczania/odróżniania pochodzenia). Polega to chociażby na nakładaniu znaków towarowych na egzemplarze towarów, na dokumenty i posługiwanie się znakami w reklamie [7]. Dlatego co do zasady nie można używać cudzego znaku towarowego dla oznaczenia własnych towarów, jeśli są one identyczne lub podobne do towarów, dla których zarejestrowany jest znak towarowy i jeżeli takie korzystanie może szkodzić, którejkolwiek funkcji znaku. W przypadku, gdy towary są do siebie tylko podobne (a nie identyczne) albo wręcz niepodobne, sytuacja jest nieco inna.

  • Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla takich towarów, jak gry wideo lub usługi dostępu do nich, to korzystanie z tego znaku dla oznaczenia gry wideo narusza prawo ochronne na znak towarowy (tzw. podwójna identyczność).
  • Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla towarów podobnych do gier wideo, np. dla oprogramowania, to korzystanie z tego znaku na potrzeby oznaczenia gry, będzie naruszało prawo ochronne, jeśli takie użycie może wprowadzić odbiorców w błąd (identyczność znaków i podobieństwo towarów) [8].
  • W przypadku znaków zarejestrowanych dla towarów niepodobnych do gier wideo, naruszenie prawa ochronnego może mieć miejsce w sytuacji, gdy ów znak ma status znaku renomowanego, a używanie znaku w grze bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść producentowi lub wydawcy nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy użytego znaku (identyczność znaków, ale brak podobieństwa towarów).

Czy w scenografii gier „używa się” znaków towarowych?

Zastanówmy się teraz, jak można „bronić” wykorzystania znaku towarowego w scenografii. Pierwsza linia obrony, to kwestia „użycia znaku”. Żeby mówić o ryzyku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, trzeba najpierw potwierdzić, że zastosowanie znaku w scenografii danej produkcji jest w ogóle użyciem znaku „jako” znaku towarowego, czyli polega na odniesieniu go do jakichkolwiek towarów. Niestety na tym etapie powstają pytania. Czy znak pojawiający się w scenografii gry odnosi się do towaru – gry wideo? A może do towaru, jaki w grze jest odzwierciedlony albo (nieco dyskusyjnej) usługi korzystania z dobra wirtualnego? Przykładowo, błyskawica Opla na modelu samochodu tej marki w grze jest użyciem znaku dla gier wideo, samochodów lub chociaż usług dostępu do modelu wirtualnego samochodu?

Druga linia obrony, to „usprawiedliwienie” dla użycia znaku. Przy podwójnej identyczności, może ona polegać na twierdzeniu, że co prawda użyto identycznego znaku dla identycznych towarów, ale nie narusza to żadnej funkcji znaku towarowego tj. ani oznaczenia pochodzenia ani reklamowej etc. Przy podobieństwie towarów, obrona może polegać na wykazaniu, że posłużenie się identycznym znakiem nie będzie wprowadzało odbiorców w błąd. Gdy chodzi o znaki renomowane, to należy wykluczyć każdy z przywołanych wcześniej przypadków np. szkodliwość zastosowania znaku w scenografii gry dla odróżniającego charakteru bądź renomy użytego znaku. Biorąc pod uwagę ryzyko producenta lub wydawcy gry najwygodniejsze byłoby okopanie się na pierwszej linii obrony – niezależnie z jaką konstelacją identyczności lub podobieństwa znaków i towarów mamy do czynienia, znak stanowiący dekorację scenografii gry nie jest znakiem użytym w charakterze znaku towarowego, czyli w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług. Czy taka obrona wytrzyma jednak starcie z sądową rzeczywistością?

Spory sądowe o używanie znaków towarowych w scenografii gier wideo

Niestety wciąż bardzo niewiele sporów o użycie w grach wideo znaków towarowych zakończyło się wyrokami, zwłaszcza w krajach UE [9]. Znanym wyjątkiem jest rozstrzygnięty przez niemieckie sądy spór o użycie w grze „BDFL Manager 2004” m.in. znaków towarowych klubów piłkarskich, która została przegrana przez producenta gry [10]. Sąd uznał, po pierwsze, że przeciętny odbiorca traktował użycie znaków towarowych w tej grze nie jako dekorację, ale wskazówkę co do jej komercyjnego pochodzenia. Po drugie sąd uznał rozgrywki sportowe oraz gry wideo za podobne do siebie i dodatkowo potwierdził istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do kwestii oficjalnego licencjonowania gry.

„BDFL Manager 2004”
– realizm bez licencji od klubów piłkarskich

Zdecydowana większość sporów sądowych o użycie znaków towarowych w grach była rozstrzygana przez sądy amerykańskie i w oparciu o amerykańskie prawo, ale przynajmniej część spostrzeżeń amerykańskich sędziów jest cenna także na gruncie prawa UE, w tym polskiego. Poza tym, USA wciąż są jednym z najważniejszych rynków sprzedaży gier, więc zablokowanie sprzedaży właśnie tam jest najbardziej dotkliwe dla producenta i wydawcy. Trzy najgłośniejsze i zakończone prawomocnym orzeczeniem spory dotyczyły znaków towarowych klubu ze striptizem, podłóg i pojazdów wojskowych.

Wspomniany klub ze striptizem to „Play Pen” zlokalizowany w Los Angeles i parodystycznie odzwierciedlony jako „Pig Pen” w Los Santos, czyli mieście, w którym toczyła się akcja gry „Grand Theft Auto: San Andreas”. Właściciel klubu pozwał producenta gry (Rockstar Games) m.in. o naruszenie prawa do znaku towarowego „The Play Pen / Totally Nude” [11].

Screen z GTA: San Andreas i zdjęcie wejścia do klubu „Play Pen”

Powództwo zostało oddalone. Sąd uznał, że skorzystanie z oznaczenia podobnego do znaku towarowego mieściło się w granicach wolności słowa wytyczonych przez treść Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA – znak został „użyty w grze”, lecz w sposób usprawiedliwiony [12]. Usprawiedliwienie skorzystania z cudzego znaku wynikało głównie z realizowania przez Rockstar Games artystycznego zamierzenia polegającego na (parodystycznym) odtworzeniu w grze klimatu wschodnich dzielnic Los Angeles. Po drugie, skorzystanie ze spornego znaku przez Rockstar nie miało na celu wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry (np. sponsorowanie gry przez właściciela klubów). Ponadto, Grand Theft Auto nie polega na symulowaniu prowadzenia przybytku tego rodzaju, a usługi świadczone w klubie ze striptizem zdecydowanie różnią się od usługi dostępu do gry wideo), z kolei sam klub „Pig Pen” nie ma istotnego znaczenia dla fabuły gry.

Los Santos było parodią Los Angeles, natomiast tor wyścigowy Autodromo Nazionale di Monza w grach wyścigowych z serii „Gran Turismo” (Sony Computer Entertainment) miał być ich wiernym odzwierciedleniem. Tak wiernym, że zgadzały się również reklamy zawierające znaki towarowe np. Virag – znak towarowy włoskiego producenta podłóg, który następnie wystąpił z powództwem o naruszenie prawa ochronnego. Powództwem, które zakończyło się fiaskiem, ponieważ sąd uznał, że możliwie wierne odzwierciedlanie rzeczywistości stanowi cel artystyczny. Nie było też mowy o wprowadzeniu odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry, skoro znaki Virag stanowiły jedynie dekorację toru a nie np. samochodów [13].

Reklamy Virag na torze Autodromo Nazionale di Monza w rzeczywistości i w grze

Dla kontrastu ze sprawą Virag można przywołać jedną z odsłon wydawanej przez Electronic Arts serii gier „Need for Speed”, „Need for Speed Porsche Unleashed”. Już okładka nie budzi wątpliwości, że gra była tworzona w porozumieniu z właścicielem marki „Porsche”, w związku z czym gracz może spodziewać się chociażby doskonałego odwzorowania samochodów tej marki i możliwości osobistego przetestowania ich zachowania na trasach.

Osią trzeciego sporu były pojazdy – zdecydowanie wolniejsze, ale lepiej opancerzone niż samochody wyścigowe. Powodem był producent pojazdów Humvee (AM General) a pozwanym wydawca serii gier FPS (first person shooter) „Call od Duty” (Activision). Akcja kolejnych gier z tej serii osadzana jest na tle rzeczywistych konfliktów zbrojnych – II Wojna Światowa, wojna w Wietnamie, czy w Iraku [14]. Dlatego gracz może posługiwać się sprzętem rzeczywiście wykorzystywanym w tych konfliktach, w tym pojazdami Humvee. AM General zarzuciło Activision naruszenie praw do słownych znaków towarowych „HUMVEE” oraz „HMMWV”, które wielokrotnie pojawiały się w grze i materiałach promocyjnych. W przekonaniu AM General popularność przynajmniej niektórych odsłon serii Call of Duty miała wynikać z posługiwania się tymi znakami towarowymi.

Humvee w grach z serii „Call of Duty”

Podobnie jak w sprawie gry „Grand Theft Auto: San Andreas”, sąd zgodził się ze stanowiskiem pozwanego i oddalił powództwo. Umieszczenie w grze pojazdów, które są używane przez siły zbrojne kilkudziesięciu państw było konieczne dla zwiększenia realizmu gry – pokazania graczom współczesnego pola walki – realizm jest celem artystycznym dla projektantów większości gier z serii z „Call of Duty”. Sąd wykluczył też, aby posłużenie się wspomnianymi znakami jednoznacznie wprowadzało odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów – celem użycia spornych znaków przez AM General jest sprzedaż pojazdów wojskowych siłom zbrojnym a celem Activision sprzedaż konsumentom gier realistycznie symulujących działania wojenne. Wyrok w sprawie Humvee jest ważny głównie dlatego, że wspomniana wcześniej praktyka odzwierciedlania w grach współczesnego uzbrojenia polegała raczej na jego licencjonowaniu a ewentualne spory nie kończyły się wyrokami. Tak było choćby w przypadku sprawy dotyczącej użycia w grach z serii Battlefield helikopterów AH-1Z Viper, UH-1Y Venom and V-22 Osprey produkowanych przez Bell Helicopters i ostatecznie zakończonej poufną ugodą [15].

Pomimo różnic w przepisach, na podstawie których rozstrzygane byłyby takie spory w Unii Europejskiej, dorobek sądów amerykańskich może być bardzo pomocny do wykazania, że albo użycie oznaczenia w scenografii gry nie stanowi użycia go „jako” znaku towarowego albo że istnieją przesłanki wykluczające naruszenie prawa ochronnego, przykładowo w razie:

  • podwójnej identyczności – nie zachodzi naruszenie żadnej z funkcji znaku;
  • identyczność znaków i podobieństwa towarów – nie powstaje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
  • posłużenia się w grze znakiem renomowanym – nie istnieją okoliczności wspomniane powyżej np. osiągane przez producenta lub wydawcę gry nienależnej korzyści w związku z posłużeniem się znakiem.

Znak towarowy w scenografii gry wideo – zmniejszanie ryzyka prawnego

W moim przekonaniu znak zastosowany jedynie wewnątrz świata przedstawionego gry wideo i w celu dekoracyjnym tj. polegającym na stworzeniu scenografii odzwierciedlającej rzeczywistość, zasadniczo nie powinien być uznawany za użyty względem jakiegokolwiek towaru, także gry wideo lub usługi zapewniania dostępu do gier wideo. Pochodzenie komercyjne gry oznacza się m.in. na karcie produktu danej platformy dystrybucji (np. Steam, Epic Store) lub sklepu z aplikacjami (np. AppStore), na fizycznych pudełkach z grą, w reklamach (trailery na YouTube, reklamy prasowe), a jeśli w ramach samej gry, to w tzw. splash screenach, czasem w intro (film wprowadzający do gry). menu głównym oraz oczywiście w sekcji credits.

Żeby zmniejszyć ryzyko prawne związane z korzystaniem ze znaków towarowych w grze warto jednak wziąć pod uwagę opisane wyżej stanowisko sądów amerykańskich, a co za tym idzie, zdolność wykazania celu artystycznego w użyciu znaku i niewprowadzanie odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry. Ta ostatnia kwestia jest problematyczna o tyle, że w scenografii niejednej gry wideo znaki towarowe używane są w porozumieniu z uprawnionym np. jako reklamy na billboardach w świecie gry. Dlatego w niektórych przypadkach dla gracza może nie być jasne, czy reklama z danym znakiem towarowym jest rzeczywiście reklamą (zamieszczoną w grze w porozumieniu z właścicielem znaku), czy neutralną dekoracją.

Reklama polityczna w „Burnout: Paradise” (Criterion Games) i niepolityczna w „Alan Wake”

Dlatego, jeśli zależy nam na odwzorowaniu w grze świata rzeczywistego warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

  • cudze znaki towarowe powinny być użyte jedynie w scenografii i nie powinny pojawiać się „poza grą”, w szczególności w charakterze marketingowym;
  • możliwość korzystania z towarów opatrzonych znakami towarowymi nie powinna stanowić usługi nabywanej poza grą np. w ramach mikrotransakcji gracz kupuje poza grą usługę korzystania przez postać w grze z samochodów lub ubrań określonej marki;
  • znaki towarowe powinny być użyte w takim kontekście, w jakim występują w rzeczywistości (np. konkretne hasła reklamowe, sposoby prezentowania znaku) oraz dla takich towarów, dla jakich w rzeczywistości są używane;
  • znaki towarowe powinny być odzwierciedlone w takiej postaci, w jakiej były używane przez uprawnionego w miejscu i czasie zobrazowanym w grze – w tym kontekście ciekawy jest spór o użycie w „Red Dead Redemption 2” (Rockstar Games) oznaczeń stosowanych przez agencję Pinkertona w XIX wieku [16];
  • sposób oraz intensywność użycia znaku towarowego oraz proporcje wykorzystania różnych znaków powinny odpowiadać odzwierciedlanej rzeczywistości, z niektórymi markami stykamy się w rzeczywistości częściej niż z innymi, lecz żadna z nich nie dominuje;
  • należy unikać przedstawiania znaków towarowych oraz produktów opatrzonych znakiem w negatywnym kontekście (np. spożycie przez gracza RedBulla daje mu czasową premię do szybkości, ale ostatecznie powoduje zatrucie).

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i ryzyko prawne związane z używaniem w grze znaków towarowych bez zezwolenia uprawnionych powinno być zawsze konsultowane z prawnikiem. Paradoksalnie, takiej konsultacji przeważnie wymaga też tworzenie światów fikcyjnych, ale bazujących na rzeczywistości – w tym przypadku ryzyko wiąże się z nieintencjonalnym skopiowaniem cudzego znaku lub innej własności intelektualnej (np. postaci z komiksu). Zanim podejmie się decyzje o odwzorowywaniu w grze świata rzeczywistego trzeba też pamiętać o innych niż znaki towarowe prawach własności intelektualnej – wzorach przemysłowych oraz prawach autorskich, zwłaszcza, że nieraz występują one razem np. wzór przemysłowy opakowania towaru, znak towarowy producenta oraz grafika na etykiecie.

Podsumowanie

Coraz szybciej zbliżamy się do chwili, w której technologia – zarówno po stronie producentów gier, jak i graczy – pozwoli cieszyć się grafiką dosłownie fotorealistyczną, i to nie tylko w tytułach AAA. Możliwość kierowania losami postaci przebywającej w świecie niemal identycznym do naszego wzniesie immersję graczy na nowy poziom, o ile nie będzie to świat co rusz wybijający gracza z klimatu nieznanymi markami samochodów, napojów i ubrań. Niestety niewykluczone, że prędzej uporamy się z efektem doliny niesamowitości postaci pijącej napój z puszki, niż z umieszczeniem na puszce logotypu Coca-Coli.

Przypisy:

[1] Jeśli „Cool Spot” wspominam jako grę dość przeciętną, to „Zool” i jego kontynuacja – „Zool 2” były świetnymi platformówkami.

[2] Humvee to kolokwialne określenie High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.

[3] M. Nayak, “Video game maker drops gun makers, not their guns”, reuters.com z 7.05.2016 r., https://www.reuters.com/article/us-videogames-guns/video-game-maker-drops-gun-makers-not-their-guns-idUSBRE9460U720130507 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[4] Większość uprawnionych ze znaków towarowych posługuje się swoimi wzorami umów licencyjnych oraz wymaganiami, co do sposobu i kontekstu przedstawiania znaku.

[5] Oczywiście uprawniony z tytułu prawa ochronnego musiałby wykazać poniesienie szkody majątkowej np. niższą sprzedaż towarów opatrywanych spornym znakiem wynikającą z użycia go w grze np. w niekorzystnym świetle. Między innymi w Polsce uprawniony może domagać się zapłaty opłaty licencyjnej, która byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

[6] Przeprowadzenie IP clearance zawartości gry rekomenduje się także w tych przypadkach, gdy wykorzystanie w grze cudzej własności intelektualnej nie jest planowane.

[7] Dodatkowo, niektóre znaki towarowe pełnią dodatkowo funkcję jakościową (gwarancyjną) oraz reklamową (sugestywną). Tę pierwszą znak pełni, jeśli komunikuje klientom nie tylko pochodzenie towaru, ale i określoną jakość. Druga funkcja oznacza, że znak towarowy jest tak atrakcyjny dla odbiorców, że przyczynia się do utrzymania lub powiększenia grona nabywców towarów ze znakiem.

[8] W przypadku, gdy znak jest identyczny a towary tylko podobne, to decydująca będzie ocena czy użycie znaku ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza co do pochodzenia towarów lub powiązań ekonomicznych między przedsiębiorcami. Np. klient co prawda rozróżnia, że towary X oraz Y pochodzą od przedsiębiorców A i B, ale sądzi, że towar przedsiębiorcy B jest produkowany na licencji udzielonej przez przedsiębiorcę X.

[9] W kontekście tzw. dekoracyjnego użycia znaków towarowych nieraz przywołuje się rozstrzygnięcie TS UE w sprawie dotyczącej użycia na modelach redukcyjnych samochodów (zabawkach) znaku towarowego marki Opel. Jednak ten wyrok rodzi chyba więcej pytań niż udziela odpowiedzi. Wyrok TSUE z 25.1.2007 r. Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05).

[10] „Kein DFL-Design für Computerspiele”, RP.Online z 2.12.2005 r. https://rp-online.de/digitales/internet/kein-dfl-design-fuer-computerspiele_aid-17005073 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[11] Szerzej na temat tej sprawy: D. K. Stark, “Grand Theft Auto Architecture: Architectural Works in Video Games After E.S.S. Entertainment v. Rockstar Games”, Berkeley Technology Law Journal, 2010, Nr 25.

[12] Możliwość skutecznego powołania się w danym przypadku na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA ocenia się przeprowadzając tzw. test Rogers (źródłem tego testu jest sprawa Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 2d Cir. 1989). Szerzej o stosowaniu testu Rogers w kontekście gier wideo zob. M. D. Robins, “First Amendment Protection for the Use of Trademarks in Videogames”, Intellectual Property Law & Technology Law Journal, T. 25, Nr 9 September 2013.

[13] “(…) Gran Turismo 5 and Gran Turismo 6 are racing games and do not involve any products VIRAG makes, and the VIRAG® mark is on a bridge over a track and not on a car. The defendants’ use of the VIRAG® mark comes nowhere close to an explicit misstatement as to source or content”. Virag, S.R.L. v. Sony Comput. Entm’t Am. LLC, Case No. 3:15-cv-01729-LB (N.D. Cal.). Przy okazji warto wspomnieć o sprawie o naruszenie m.in. praw ochronnych na znaki towarowe, która BMW wytoczyło TurboSquid (obecnie serwis turbosquid.com należy do Shutterstock Inc.), spółce sprzedającej modele wirtualnych przedmiotów np. samochodów do wykorzystania w projektach takich jak gry wideo. Zob. L. S. Osborne, „Digital Trademark and Design Patent Infringement”, blog patentlyo z 7.06.2016 r. https://patentlyo.com/patent/2016/06/digital-trademark-infringement.html [dostęp: 8.11.2021 r.] Niedługo po jego złożeniu, BMW cofnęło powództwo, jednak na stronie internetowej Turbosquid nie znalazłem modeli BMW a korzystanie z przynajmniej niektórych znaków towarowych należących do producentów samochodów opiera się na licencji https://www.turbosquid.com/3d-model/car, https://support.turbosquid.com/hc/en-us/sections/206607527 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[14] Odcinki serii, których akcja osadzona jest w całkowicie fikcyjnym świecie należą do mniejszości np. „Call of Duty Infinite Warfare”.

[15] Sprawa ta była dla Electronic Arts o tyle problematyczna, że we wcześniejszych odsłonach serii Battlefield maszyny Bell Helicopters były zamieszczane na podstawie licencji. Zob. O. Good, “EA Ends First Amendment Claim to Use Real-World Helicopters in Games”, Kotaku z 17.8.2013 r. https://kotaku.com/ea-ends-first-amendment-claim-to-use-real-world-helicop-1159651214 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[16] A. Farough, “Rockstar squares off against real-world Pinkertons over trademark infringement claims”, GameDaily.Biz z 11.04.2019 r. https://gamedaily.biz/article/515/rockstar-squares-off-against-real-world-pinkertons-over-trademark-infringement-claims [dostęp: 8.11.2021 r.].

NAPISZ DO AUTORA:

Marcin Balicki

adwokat
Senior Associate

Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej

Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej

Czytaj: 7 min

Przeszło dwadzieścia lat obowiązywania i ponad dwadzieścia nowelizacji, to zdaniem Rady Ministrów właściwy moment na zastąpienie ustawy Prawo własności przemysłowej jej „odświeżoną” wersją.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono niedawno założenia do projektu nowej ustawy [1]. Nowa ustawa to nie tylko okazja do uporządkowania jej treści i usunięcia wątpliwości interpretacyjnych narosłych wokół niektórych przepisów, ale również szansa na lepsze dopasowanie poszczególnych praw własności przemysłowej do potrzeb przedsiębiorstw a w konsekwencji podniesienie ich aktywności innowacyjnej. To dopasowanie ma polegać głównie na usprawnieniu, przyśpieszeniu i obniżeniu kosztów uzyskiwania ochrony na dobra własności przemysłowej, zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Wśród proponowanych zmian warto wyróżnić poniższe propozycje.

1. Wprowadzenie wstępnego zgłoszenia wynalazku – takie zgłoszenie, znane m.in. z prawa USA, pozwala „zabezpieczyć” datę pierwszeństwa do uzyskania wynalazku a jednocześnie nie zawiera wszystkich elementów, co zgłoszenie „właściwe” np. zastrzeżeń. W określonym w ustawie terminie liczonym od dnia dokonania zgłoszenia wstępnego (12 miesięcy) zgłaszający będzie mógł przedłożyć obejmujące ten wynalazek zgłoszenie „właściwe” – oparte na dokumentacji zgłoszenia wstępnego (zob. model zgłoszeń wstępnych w USA) [2]. Niewykluczone, że w wielu przypadkach mogą powstawać wątpliwości, na ile brzmienie zastrzeżeń towarzyszących właściwemu zgłoszeniu wynalazku znajduje odzwierciedlenie w opisie przedstawionym wraz ze zgłoszeniem wstępnym.

Po dokonaniu wstępnego zgłoszenia, zgłaszający będzie mógł ujawnić wynalazek publicznie – bez obaw o zniweczenie przesłanki nowości – np. w toku prac nad jego wdrożeniem do produkcji seryjnej lub poszukiwaniem finansowania komercjalizacji wynalazku. Zgłoszenie wstępne daje też zgłaszającemu pewne pole manewru w zakresie dopracowania wynalazku, a co za tym idzie – brzmienia zastrzeżeń. Niewykluczone, że – śladem rozwiązań przyjętych w USA – opłata zgłoszeniowa za zgłoszenie wstępne będzie niższa niż za zgłoszenie „właściwe”.

Warto jednak pamiętać, że najpewniej data złożenia wstępnego zgłoszenia będzie również datą tzw. pierwszeństwa konwencyjnego. Oznacza to, że zgłaszający będzie musiał przed upływem 12 miesięcy nie tylko podjąć decyzję, czy dokonać „właściwego” zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), ale również, czy dokonać go w urzędach patentowych innych państw bądź rozpocząć procedurę regionalną (postępowanie prowadzone przez Europejski Urząd Patentowy) lub międzynarodową w trybie PCT.

2. Zastąpienie trybu (postępowania) badawczego przyznawania ochrony na wzory użytkowe, trybem rejestrowym, co ma wpłynąć na skrócenie postępowania zgłoszeniowego ze średnio dwóch lat do jednego roku (dane podane przez projektodawcę). Sprawozdanie ze stanu techniki byłoby sporządzane przez Urząd Patentowy jedynie na żądanie zgłaszającego.

Wzór użytkowy to (przestrzenne) rozwiązanie techniczne, które jest nowe i ma zastosowanie przemysłowe – zgłoszenie wzoru użytkowego może być alternatywą dla ubiegania się o patent na wynalazek. Wynalazek musi być przemysłowo stosowalny, nowy i ponadto posiadać poziom wynalazczy. Warto zaznaczyć, iż jeszcze w roku 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która zlikwidowała przesłankę użyteczności – warunkiem udzielenia ochrony jest więc jedynie, aby wzór użytkowy był przemysłowo stosowalny i nowy.

Podobnie jak w przypadku ochrony wzorów przemysłowych rejestracyjny tryb udzielania ochrony na wzór użytkowy ma zarówno zalety, jak i wady. Istotną zaletą jest z pewnością znaczące skrócenie czasu na przyznanie prawa z rejestracji – potencjalnie nawet do kilku miesięcy, co pozwala chociażby na niezwłoczne wystąpienie do sądu przeciwko osobom korzystającym ze wzoru bezprawnie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że prawa z rejestracji będą uzyskiwane na rozwiązania, które nie są nowe a następnie egzekwowane przeciwko przedsiębiorcom korzystającym z chronionego rozwiązania. Oczywiście w takim przypadku pozwany może zwrócić się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji, ale w przypadku trybu badawczego jest szansa, że „wada” wzoru zostałaby wychwycona przez eksperta UPRP i prawo ochronne nie zostałoby udzielone.

3. Utworzenie depozytu umożliwiającego przechowywanie informacji technicznych i technologicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Prowadzony przez UPRP depozyt miałby służyć do przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykorzystywanych następnie np. jako dowód na okoliczność przedmiotu tej informacji oraz pierwszeństwa dysponowania nią przez deponenta (data zgłoszenia depozytu będzie datą pewną) – przy czym depozyt jest przeznaczony dla informacji technicznych i technologicznych przedsiębiorstwa a nie informacji organizacyjnych lub innych np. listy dostawców [3]. Obecnie przedsiębiorcy nie dysponują formalnym narzędziem, które pozwalałoby potwierdzić, że w określonej dacie posiadali oni informacje poufne o określonej treści. Stanowi to oczywiście problem podczas postępowań sądowych dotyczących bezprawnego wykorzystania takiej informacji. Możliwość sięgnięcia do zdeponowanych w Urzędzie informacji może np. znacznie ułatwić podjęcie sądowi decyzji co do udzielenia zabezpieczenia tymczasowego. Po drugie, utworzenie depozytu może też zmobilizować przedsiębiorców do zebrania, ujednolicenia i ustrukturyzowania informacji poufnych, którymi dysponują, w jeden pakiet dokumentacji. Po trzecie, zdeponowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może być pomocne do sprecyzowania, co dokładnie jest przedmiotem umowy o korzystanie np. z wynalazku niezgłoszonego do ochrony patentowej, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oczywiście, prowadzenie przez UPRP depozytu nie będzie oznaczało, udzielania przez UPRP jakiejkolwiek gwarancji, iż zdeponowana informacja faktycznie stanowi – w chwili jej zdeponowania – informację poufną w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [4]. Zdeponowanie takich dokumentów nie przesądza również, kiedy dokładnie informacja poufna została wytworzona, a jedynie potwierdza, że istniała ona najpóźniej w dacie zgłoszenia i – w przekonaniu zgłaszającego – stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa. Wreszcie, UPRP nie będzie zapewne badał, czy deponent korzysta ze zdeponowanych informacji w sposób legalny tj. czy informacje te nie zostały uzyskane przez niego bezprawnie np. wskutek prowadzenia szpiegostwa gospodarczego w przedsiębiorstwie konkurenta.

4. Likwidacja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Wspólne prawo ochronne to prawo na znak towarowy używane przez kilka osób, które wspólnie zgłosiły znak towarowy lub wspólnie nabyły prawo ochronne [5]. Ta zmiana nie oznacza, że kilka osób nie będzie mogło być współuprawnionymi z prawa ochronnego na znak towarowy, określenie zasad wspólnego korzystania z tego prawa będzie jednak zależało wyłącznie od współuprawnionych, nie będą one np. zobowiązane do uzgodnienia regulaminu korzystania ze znaku.

Powyższe nie oznacza likwidacji tzw. znaków towarowych wspólnych (kolektywnych) – wspólne prawo ochronne na znak towarowy ≠ wspólny znak towarowy ani znak towarowy gwarancyjny (znaki kolektywne). Wspólny znak towarowy może być zgłoszony np. przez organizację reprezentującą interesy przedsiębiorców i następnie używany przez tę organizację lub jej członków. Przykładowo, znak „SPOŁEM”, zgłoszony przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM (R.000345).

 

Z kolei wspólny znak towarowy gwarancyjny służy do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego, co oznacza, że mogą go używać jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnili określone przez uprawnionego warunki np. dotyczące sposobu produkcji towarów (sam uprawniony nie może prowadzić działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane). Przykładem może być wspólny znak towarowy gwarancyjny „ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA” zarejestrowany przez Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa (R.244146) lub znak towarowy „POLSKA CEGŁA” zarejestrowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych (R.276591).

5. Skonsolidowanie (jednorazowej) opłaty zgłoszeniowej i (okresowej) opłaty za pierwszy okres ochrony [6]. Możliwe, że zmiana będzie polegała na połączeniu opłaty zgłoszeniowej z opłatą za pierwszy okres ochrony. Takie uproszczenie niekoniecznie będzie korzystne dla zgłaszających – obecnie opłatę zgłoszeniową zgłaszający uiszcza zanim UPRP wyda decyzję odnośnie przyznania prawa wyłącznego (może być to decyzja odmowna), a opłatę za pierwszy okres ochrony tylko w przypadku wydania przez UPRP decyzji pozytywnej. W razie połączenia obydwu opłat w jedną, płaconą na początku postępowania, zgłaszający, wobec których UPRP wyda decyzję odmowną, zapłacą więcej.

6. IP COMBO – obniżenie opłat zgłoszeniowych o 30%, jeśli zgłaszający zgłosi w okresie trzech miesięcy trzy różne przedmioty własności przemysłowej – zakładam, że chodzi tu zarówno o np. trzy różne znaki towarowe albo znak towarowy, wzór przemysłowy i wynalazek. Przykładowo, obecnie opłata od zgłoszenia wynalazku wynosi 550 zł [7]. Trzy zgłoszenia wynalazków to 1.650 zł. Obniżenie każdej z tych opłat o 30% (165 zł) pozwoliłoby oszczędzić łącznie 495 zł.

Powyższa możliwość może sprzyjać zgrywaniu w czasie dokonywania różnych zgłoszeń (o ile inne czynniki nie będą stały temu na przeszkodzie), ale raczej nie doprowadzi do dokonywania na istotną skalę zgłoszeń motywowanych jedynie chęcią obniżenia kosztów, np. zgłoszenie jakiegokolwiek znaku towarowego w związku ze zgłaszaniem dwóch wynalazków. Oszczędność nie jest bowiem duża, a dokonanie zgłoszenia wiąże się też z innymi wydatkami niż sama opłata zgłoszeniowa np. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

7. Utworzenie postępowania koncyliacyjnego jako alternatywnego względem postępowania spornego sposobu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego przedmiotu własności przemysłowej. Zlikwidowany zostanie natomiast obowiązkowy dwumiesięczny okres ugodowy (tzw. cooling-off period) w postępowaniu sprzeciwowym prowadzonym w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego. Koncyliacja (mediacja) jest wszczynana na wniosek stron, dobrowolna (postępowanie jest prowadzone tak długo, jak długo strony są zainteresowane jego prowadzeniem) a rozstrzygnięcie koncyliatora (bezstronnego fachowca prowadzącego postępowanie) nie jest wiążące dla stron – inaczej niż w przypadku arbitrażu, w przypadku którego rozstrzygnięcie arbitra jest wiążące [8]. Postępowanie koncyliacyjne może okazać się efektywnym sposobem zażegnywania sporów między stronami, zwłaszcza jeśli jego wynikiem mogłoby być np. ograniczenie patentu lub ograniczenie wykazu towarów (częściowe zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy).

8. Ograniczenie rozpraw w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP na rzecz posiedzeń niejawnych. W postępowaniu spornym Urząd Patentowy rozstrzyga m.in. sprawy o unieważnienie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie przeprowadzanie rozpraw w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego jest zasadą – po zmianach sytuacja uległaby odwróceniu – zasadą byłoby orzekanie przez UPRP na posiedzeniach niejawnych. W postępowaniach spornych kluczowymi dowodami są dowody z dokumentów a nie z przesłuchania świadków, więc z tego punktu widzenia znaczenie rozpraw jest ograniczone. Z drugiej strony, nie należy bagatelizować znaczenia publicznego rozpatrywania spraw oraz wartości przedstawienia argumentów strony bezpośrednio przed kolegium orzekającym do spraw spornych. Oczywiście Urząd będzie mógł przeprowadzić rozprawę, gdy uzna to za celowe lub gdy strona zwróci się o przeprowadzenie rozprawy i należycie to uzasadni.

Treść projektu nowej ustawy Prawo własności przemysłowej z pewnością będzie jeszcze przedmiotem dyskusji i zmian.

Już teraz jednak warto, aby każdy innowacyjny przedsiębiorca rozważył w swojej strategii kilka poniższych kwestii.

  • Rolę wzorów użytkowych w portfolio IP przedsiębiorstwa i dokonanie ewentualnych zgłoszeń, także w celach defensywnych tzn., aby uniemożliwić konkurentom uzyskanie prawa wyłącznego na takie rozwiązanie (przy założeniu, że nie jest wykorzystywane w sposób, który prowadził do jego ujawnienia).
  • Ochronę informacji poufnych, a dokładnie zapewnienie takich środków organizacyjnych i technicznych, żeby pozostawały one poufne oraz takie uporządkowanie tych informacji, żeby łatwe było zgłoszenie uporządkowanych pakietów dokumentacji do depozytu Urzędu Patentowego. Nawet gdyby taki depozyt ostatecznie nie powstał, to uporządkowanie dokumentów zawierających informacje poufne może przesądzić o sukcesie w sporze z konkurentem, który korzysta z tych informacji bezprawnie np. uzyskał je od byłego pracownika, który był zobowiązany do zachowania poufności.
  • Know-how kluczowy dla działalności przedsiębiorstwa warto zdeponować z czysto defensywnych względów, aby w razie sporu z konkurentem łatwe było wykazanie, że przedsiębiorca dysponował określonym know-how co najmniej w dacie zgłoszenia depozytu do Urzędu Patentowego.

Przypisy:

[1] https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html (dostęp: 01.09.2021 r.). Treść projektu ustawy nie jest jeszcze znana, ma on zostać przyjęty w IV kwartale 2021 r. Zob. też J. Styczyński, Nowa odsłona prawa własności przemysłowej, Dziennik Gazeta Prawna z 16.08.2021 r.

[2] https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications/provisional-application-patent

[3] Oczywiście powstaje pytanie o konsekwencje zgłoszenia do depozytu informacji do niego nieprzeznaczonych.

[4] Informacja poufna będzie mogła stracić taki status już po zdeponowaniu np. wskutek działań przedsiębiorcy-deponenta.

[5] Używanie znaku przez te osoby nie może być sprzeczne z interesem publicznym ani mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza co do pochodzenia towaru, Szczegółowe zasady używania znaku określa regulamin.

[6] Udzielenie prawa wyłącznego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony.

[7] Pomijam inne opłaty w postępowaniu np. za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa.

[8] A. Szumański, Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, MOP 1997, Nr 2.

NAPISZ DO AUTORA:

Marcin Balicki

adwokat
Senior Associate

Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej

Wzór użytkowy na nowo

Czytaj: 7 min

Produkt dobrze zaprojektowany to nie tylko atrakcyjny wygląd, ale intuicyjność obsługi i usprawnione działanie. Za takim usprawnieniem często stoi rozwiązanie problemu technicznego, któremu sam przedsiębiorca, jego współpracownicy albo dział badań i rozwoju poświęcili trochę czasu. Dlatego warto nie dopuścić do jego skopiowania przez konkurencję, gdy tylko gotowy produkt trafi na rynek.

Niestety, jeżeli to rozwiązanie nie jest zaawansowane pod kątem technicznym, to nie ma szans, aby uzyskać na nie patent. Nie możemy też posłużyć się prawem autorskim ani prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, ponieważ dotyczą one – w uproszczeniu – wyglądu produktu, lecz nie sposobu jego działania. Spośród wszystkich narzędzi ochrony własności intelektualnej mamy do dyspozycji jedno – wzór użytkowy.

Przez prawie dwadzieścia lat obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej w polskim modelu ochrony wzorów użytkowych nie wprowadzano żadnych zmian. Kiedy się na to finalnie zdecydowano [1], to od razu wprowadzono zmiany dość poważne. Dlatego warto przyjrzeć się wzorowi użytkowemu na nowo.

Czym jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy, tak samo jak patent na wynalazek, to rozwiązanie problemu technicznego. Jednak inaczej niż wynalazek, wzór użytkowy ogranicza się do rozwiązań konstrukcyjnych, a więc dotyczących kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci (funkcjonalnie powiązane są chociażby elementy systemów modularnych). Zakres wspomnianej „trwałej postaci” budził pewne wątpliwości i usunęła je właśnie nowelizacja. Otóż, jak wynika z nowego brzmienia przepisów, wymóg postaci przedmiotu jest zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów. Przykładowo – wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable. Po drugie, trwałą postać ma także wytwór, który zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem, takie jak rozkładana hala namiotowa lub wysięgnik teleskopowy.

Nie ma żadnych ograniczeń co do rozmiarów, poziomu skomplikowania ani dziedziny techniki, której dotyczy wzór użytkowy. W ostatnich miesiącach Urząd Patentowy udzielił praw wyłącznych między innymi na: nóż myśliwski (Ru.071172), panel termoizolacyjny z białego szkła piankowego (Ru.071257), profil ramy skrzydła drzwi do mocowania tafli szklanych (Ru.071242), ul pszczeli (Ru.071328), elektroniczny pisak (Ru.069708), drukarkę 3D (Ru.071281), a nawet na nadwozie kontenerowe pojazdu kablowej łączności polowej (Ru.071011).

Warunki do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy

Czy w takim razie mogę zgłosić jako wzór użytkowy dowolne rozwiązanie techniczne? Na przykład podpatrzone na zagranicznych targach? Niestety nie – wzorem użytkowym jest rozwiązanie przemysłowo stosowalne oraz nowe w skali świata. Przemysłowa stosowalność oznacza, że można je realizować w sposób powtarzalny np. w toku masowej produkcji urządzenia. Z kolei żeby rozwiązanie uznać za nowe, nie może być ono wcześniej ujawnione nigdzie na świecie – ani przez stosowanie w praktyce, ani przez zaprezentowanie na konferencji ani przez opis w czasopiśmie bądź katalogu firmowym. Dlatego należy uważać, aby samemu nieopatrznie nie ujawnić swojego rozwiązania przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego, na przykład na firmowej stronie internetowej. Od kilku lat twórca wzoru użytkowego może skorzystać z tak zwanego „okresu łaski”. To znaczy, że ujawnienie rozwiązania nie niweczy nowości, jeśli nastąpiło ono nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego (twórca może przenieść prawo do zgłoszenia rozwiązania na inną osobę). Zakres ulgi w nowości wzoru użytkowego jest węższy niż w przypadku wzorów przemysłowych – tam okres, w którym można dokonać zgłoszenia wynosi 12 miesięcy od daty ujawnienia wzoru, a ujawnienie mogło nastąpić nie tylko w drodze nadużycia względem twórcy, ale również przez samego twórcę, jego następcę prawnego lub za ich zgodą przez osobę trzecią np. w związku z wypuszczeniem pierwszej partii produktu na rynek i badaniem czy klienci będą nim zainteresowani. Dlatego zaprezentowanie produktu na stronie internetowej lub rozpoczęcie jego sprzedaży nie wykluczy od razu rejestracji jego oryginalnego wyglądu jako wzoru przemysłowego, ale ochrona aspektu technicznego najpewniej będzie już niemożliwa.

Co ciekawe, zgłaszający wzór użytkowy nie musi wykazać żadnej dodatkowej „wartości” zgłaszanego rozwiązania np. zaawansowania technicznego. Jeszcze do niedawna, takie rozwiązanie musiało być „użyteczne”. Nie jest to zmiana tak fundamentalna jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut okna, na pewno jednak ułatwia sięganie po opisywane narzędzie. Od dawna nie było bowiem jasne, co dokładnie oznacza, że wzór ma być „użyteczny” – czy konieczne jest wykazanie po prostu, że pozwala na realizację praktycznego rezultatu założonego przez twórcę, czy że pozwala na jego realizację w wyższym stopniu niż rozwiązania dostępne dotychczas na rynku.

Procedura uzyskiwania prawa wyłącznego

Prawo ochronne na wzór użytkowy przyznawane jest przez Urząd Patentowy. Osobą, która ma prawo zwrócić się do Urzędu Patentowego o udzielenie prawa wyłącznego na wzór jest najczęściej jego twórca, czyli osoba, która włożyła twórczy wkład w stworzenie danego rozwiązania. Jeśli więcej osób brało udział w pracach nad rozwiązaniem, warto pamiętać, że współtwórcą nie będzie osoba (nawet wykwalifikowany fachowiec), która jedynie wykonywała polecenia, postępując ściśle wedle przekazanych jej wskazówek. Prawo do zgłoszenia wzoru opracowanego w ramach obowiązków z tytułu umowy o pracę lub innej umowy, automatycznie przysługuje pracodawcy bądź zamawiającemu. Dla uniknięcia ewentualnych sporów co do tego, czy rozwiązanie zostało stworzone w ramach wykonywania obowiązków, rekomendowane jest wyraźne wskazanie w umowie z pracownikiem lub współpracownikiem obowiązku prowadzenia prac projektowych, uczestniczenia w prace badawczo-rozwojowych itp.

We wniosku o udzielenie prawa ochronnego, skierowanym do Urzędu Patentowego należy opisać zastrzegany wzór użytkowy, a zatem informacje o tym, co jest jego istotą, jak dotychczas radzono sobie z danym problemem i jakie zmiany wprowadza nasze rozwiązanie. W opisie wzoru „skrzynka transportowa dla zakładów produkcyjnych” (Ru.071338) wskazano, że nowa budowa pokrycia skrzynki w wysokim stopniu zabezpiecza ręce pracownika przed ich otarciami czy obiciami przy załadunku czy rozładunku skrzynki, zwłaszcza w niesprzyjających tym czynnościom warunkach. W opisie podano również przykłady wcześniejszych patentów oraz rozwiązań znanych ze stosowania m.in.:

  • „Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego W. 111343 skrzynka z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do transportu i magazynowania pieczywa, posiadająca uchwyty umiejscowione we wszystkich czterech ścianach bocznych oraz otwory wentylacyjne, nadto posiadająca żebro wzmacniające przechodzące w środkowej części każdego z boków w obramowanie uchwytów. Wszystkie cztery naroża wzmocnione są pionowymi listwami rozciągającymi się od górnej krawędzi skrzynki do jej dna połączone żebrem wzmacniającym i żebrem poziomym, a nadto w ścianach bocznych posiada dwa rzędy szczelin wentylacyjnych. Dno skrzynki wzmocnione jest szachownicą i posiada otwory wentylacyjne”;
  • „Znana jest z powszechnego używania skrzynka transportowa dla zakładów produkcyjnych zbudowana z rozmieszczonych na planie prostokąta ścianek bocznych od spodu zestawionych ze ścianką spodnią oraz zespalającego takie zestawienie ścianek, zewnętrznego, sztywnego obramowania rozmieszczonego na wszystkich narożach oraz krawędziach górnych ścianek bocznych. Prostokątne obramowanie górnych krawędzi ścianek bocznych ma postać nasadzonego na nie profilu w przekroju poprzecznym w kształcie litery „U” o prostokątnych, ostrych narożach. Obramowanie naroży zestawionych ze sobą ścianek bocznych i ścianki spodniej stanowią nałożone na te naroża kątowniki. W naprzeciwległych, powierzchniowo mniejszych, ściankach bocznych, utworzone są podłużne, równoległe do ścianki spodniej, otwory chwytne. Na krawędź każdego z tych otworów nałożony jest stanowiący ich obramowanie profil. Profil poszerza krawędź otworu chwytnego, aby wyeliminować wrzynanie się krawędzi otworu chwytnego w rękę użytkownika. Każdy z otworów umiejscowiony jest pośrodku ścianki bocznej, pod jej górną krawędzią”.

Wzór użytkowy – młodszy brat patentu

Jak przystało na młodszego brata patentu, to co stanowi esencję wzoru użytkowego opisujemy za pomocą zastrzeżenia ochronnego. W przywołanym wcześniej przykładzie brzmi ono następująco:

Skrzynka transportowa dla zakładów produkcyjnych zbudowana z rozmieszczonych na planie prostokąta ścianek bocznych wzajemnie ze sobą oraz od dołu ze ścianką spodnią zespolonych, przy czym na krawędzie górnych ścianek bocznych nasadzony jest profil w przekroju poprzecznym w kształcie litery „U”, przy środniku o prostokątnych, ostrych narożach znamienna tym, że zewnętrzna powierzchnia środnika nałożonego na ścianki (1) boczne profilu (3) w kształcie litery „U” zespolona jest z pokrywającą ją elastyczną listwą (6) o obłych górnych krawędziach.

Do wniosku o udzielenie ochrony obligatoryjnie dołącza się też ilustracje, która przeważnie jest bardzo pomocna w zrozumieniu na czym dokładnie polega chronione rozwiązanie (rysunek obok). Podczas trwającego około 20 miesięcy postępowania zgłoszeniowego Urząd weryfikuje zarówno spełnienie wymagań formalnych, jak i przemysłową stosowalność i nowość przedłożonego rozwiązania.

Prawo ochronne na wzór użytkowy w Polsce i zagranicą

Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa maksymalnie dziesięć lat od daty zgłoszenia i zapewnia uprawnionemu wyłączność na gospodarcze korzystanie ze wzoru, czyli na wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub składowanie produktów będących przedmiotem wzoru, a także na eksportowanie lub importowanie ich do tych celów. Jeśli ktoś zdecyduje się na korzystanie z chronionego rozwiązania bez zgody uprawnionego musi liczyć się z tym, że uprawniony nie tylko będzie mógł ukrócić taki proceder, ale i domagać się naprawienia szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Zakres ochrony wyznaczają wspomniane wcześniej zastrzeżenia.

Prawo ochronne obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie wyłączności w innych krajach wymaga wcześniejszego sprawdzenia czy lokalny system patentowy w ogóle chroni wzory użytkowe – nie są one dostępne chociażby w USA oraz Wielkiej Brytanii, ale wiele państw, zwłaszcza europejskich, przewiduje podobną do wzorów użytkowych formę ochrony rozwiązań technicznych np. Niemcy, Czechy, Francja, Włochy, Hiszpania, Chiny, Japonia, Korea Południowa. Niestety, ta forma może różnić się od tej, którą znamy z Polski. Wyjątkiem jest przyjęte właśnie w Polsce wymaganie od rozwiązania jedynie przemysłowej stosowalności oraz nowości. Na przykład w Niemczech wzór użytkowy jest rozwiązaniem przemysłowo stosowalnym, nowym i w odznaczającym się w zasadzie takim samym poziomem technicznym co wynalazek. Z kolei we Włoszech zaawansowanie techniczne nie jest wymagane, ale chronione rozwiązanie ma prowadzić do poprawy skuteczności działania, wygody stosowania bądź korzystania z danego produktu lub jego części.

Pomimo tych różnic przeważnie wyłączność na wzór użytkowy uzyskuje się po spełnieniu łagodniejszych kryteriów lub znacznie szybciej w porównaniu z klasycznym patentem (w Niemczech – wciągu kilku miesięcy), ale maksymalny czas wyłączności jest krótszy (zazwyczaj jest to 10 lat). Jednak dekada monopolu prawnego na istotnych rynkach (np. Niemcy, Australia, Japonia) może stanowić solidny fundament dla dalszej ekspansji oraz inwestycji w rozwijanie linii produktów, a także wykreowania marki kojarzonej z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Poza tym, jeżeli patent jest poza naszym zasięgiem, to wzór użytkowy pozostaje zazwyczaj jedyną sensowną opcją ochrony nowych rozwiązań technicznych – inaczej jest w przypadku wyglądu produktu, gdzie możemy sięgać po prawo autorskie, wzory przemysłowe oraz przepisy ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencją.

Na szczęście twórca rozwiązania ma 12 miesięcy na podjęcie decyzji, czy decydować się na zabezpieczanie wyłączności prawnej na innych rynkach niż krajowy (12 miesięcy liczonych od dnia dokonania pierwszego zgłoszenia – np. w Urzędzie Patentowym RP). Wnioski o udzielenie praw wyłącznych można zgłaszać osobno w urzędach patentowych poszczególnych państw bądź skorzystać z ułatwień oferowanych w Układzie o współpracy patentowej.

Licencjonowanie chronionego rozwiązania

Tak jak każde inne prawo własności przemysłowej (patent na wynalazek, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy), prawo ochronne na wzór użytkowy może zostać przeniesione na osobę trzecią lub obciążone licencją na rzecz jednego (licencja wyłączna) lub kilku podmiotów (licencja niewyłączna). W pewnym uproszczeniu, jeżeli produkt, który opiera się na chronionym rozwiązaniu, okaże się rynkowym sukcesem, to wzrośnie również wartość samego prawa wyłącznego jako składnika przedsiębiorstwa.

Wzór użytkowy – odświeżona alternatywa dla patentu

W dyskusji na temat wspierania innowacyjności często zapomina się, że nie tylko patent odzwierciedla (techniczną) innowacyjność przedsiębiorstwa. Zdobycie patentu jest dość czasochłonne a jednocześnie wymaga wykazania poziomu technicznego zgłoszonego rozwiązania. Tymczasem uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy zabiera mniej czasu, więc zgłaszający szybciej dysponuje decyzją o przyznaniu ochrony. Dodatkowo, obecnie nie musi się on martwić o nic innego poza przemysłową stosowalnością i nowością wzoru. Prawo ochronne na wzór użytkowy może również być planem awaryjnym na wypadek odmowy udzielenia patentu – zgłaszający może dokonać wtedy tzw. konwersji zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego. Taka operacja ma oczywiście sens w przypadku, gdy Urząd Patentowy RP zakwestionuje poziom wynalazczy a nie nowość.

Przypisy:

[1] Nowelizacja wprowadzająca opisywane zmiany weszła w życie 21 lutego 2020 roku.

NAPISZ DO AUTORA:

Marcin Balicki

adwokat
Senior Associate

Pin It on Pinterest