Znak towarowy – kiedy i jak zgłaszać?

Znak towarowy – kiedy i jak zgłaszać?

utworzone przez | 22 stycznia, 2026 | ! POLECANE !, IP, TRADEMARKS

Czytaj: 7 min

Znak towarowy jest dobrym narzędziem prawnym do zarządzania marką. Jak każdego narzędzia trzeba używać go właściwie. Właściwie wybrać zgłaszane oznaczenie, wykaz towarów lub usług, terytoria, dla których spółka chce uzyskać wyłączność a wreszcie chwilę dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie znaku towarowego – im szybciej tym lepiej?

W poprzednim wpisie wyjaśnialiśmy, że podczas postępowania zgłoszeniowego, a także w ciągu pięciu lat od dowiedzenia się o używaniu znaku towarowego możliwe jest odpowiednio sprzeciwienie się zgłoszeniu albo wniesienie o unieważnienie prawa ochronnego. Im więcej czasu upłynęło od wydania decyzji przez urząd, tym w praktyce mniejsze ryzyko wystąpienia przez kogoś z wnioskiem o unieważnienie. Dlatego „dojrzałe” prawo ochronne na znak towarowy jako mniej podatne na unieważnienie, może być więcej warte niż prawo „nowe” – chociażby znak dotyczył marki używanej w obrocie od dłuższego czasu. Podobnie ma się rzecz z prawem ochronnym, które bezskutecznie próbowano unieważnić – skoro spółka wygrała spór, to przynajmniej ryzyko unieważnienia prawa ze strony jednego podmiotu, np. głównego konkurenta, zostało zażegnane. Innymi słowy, im szybciej spółka dokona zgłoszenia, tym szybciej minie okres „dojrzewania” prawa ochronnego.

Po drugie, prawa ochronne na znaki towarowe przyznawane są zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy” [1]. Jeżeli spółka będzie zwlekała ze złożeniem wniosku, to inna spółka np. konkurent, może być szybszy. Jeśli spółka będzie miała wystarczające argumenty, np. długotrwałe wcześniejsze korzystanie z takiego oznaczenia, to możliwe, że uda się zapobiec udzieleniu prawa ochronnego (zgłoszenie sprzeciwu) albo je unieważnić. Niestety w niekorzystnym scenariuszu postępowanie zainicjowane przesz spółkę może trwać kilka lat a przez ten czas dalsze korzystanie z marki, której sporny znak dotyczy, będzie wiązało się z ryzykiem – wszak do chwili prawomocnego zakończenia sporu nie jest pewne, czy spółce uda się zniweczyć istnienie prawa ochronnego na sporny znak. Takie ryzyko może być szczególnie problematyczne, gdy planowana jest sprzedaż udziałów w spółce albo sprzedaż przedsiębiorstwa.

Po trzecie, spółki generalnie działają na określonych rynkach krajowych. Prawa ochronne na znaki towarowe też przyznawane są dla terytoriów określonych państw. Pewną specyfiką cechuje się unijny znak towarowy, który obejmuje terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej. Jeżeli spółka ani nie będzie obecna gospodarczo w danym państwie ani nie zarejestruje tam znaku, to może ubiec ją lokalny zgłaszający i spółka niekoniecznie będzie miała argumenty, żeby się temu przeciwstawić. Znaczenie poszczególnych terytoriów, także dla unijnego znaku towarowego, dobrze obrazuje unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego w postaci kształtu batonika „4 Finger KitKat” (poniżej), zarejestrowanego m.in. dla cukierków i ciastek. Problemem dla uprawnionego było niewykazanie zdolności odróżniającej na terytorium całej Unii Europejskiej [2].

Oczywiście nie jest możliwe „blokowanie” danego terytorium przez zarejestrowanie znaku towarowego, za którym nie idzie rzeczywiste używanie go – świadczenie usług na tym terytorium, oferowanie i sprzedaż towarów dla klientów tam się znajdujących. Jeżeli uprawniony nie rozpocznie takiego używania w okresie pięciu lat o dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to prawo ochronne może zostać wygaszone [3]. Wciąż jednak można zaplanować ekspansję gospodarczą na dane terytorium, np. z pomocą licencjobiorców i wdrożyć ją zanim upłynie wspomniany pięcioletni okres.

Od każdej zasady istnieją wyjątki, tak jest i w tym przypadku. Otóż, czasem z rejestracją lepiej się nie śpieszyć. Takim przypadkiem jest brak zdolności odróżniającej zgłaszanego znaku towarowego. Zdolność odróżniająca to w uproszczeniu jego charakterystyczność, postrzeganie znaku przez klientów jako wskazówki pochodzenia towaru lub usługi. W tym sensie dla usług prawnych charakterystyczny nie byłby znak „fachowa kancelaria”, ale zdolność odróżniającą mają „spcg” (R.371448) czy „avocado rechtsanwälte” (unijny znak towarowy 004182408). W tym drugim przypadku poziom zdolności odróżniającej podnosi charakterystyczna grafika.

W niektórych przypadkach zdolność odróżniająca znaku może zostać osiągnięta przez jego długotrwałą obecność na rynku, w tym podejmowanie przez spółkę działań marketingowych. Jest to tzw. wtórna zdolność odróżniająca. Pewnie nigdy nie uda się jej wypracować dla „fachowej kancelarii”, ale P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) po początkowych niepowodzeniach z czasem wypracowała zdolność odróżniającą dla koloru fioletowego jako znaku towarowego usług łączności w zakresie telefonii komórkowej (R.310678) [4]. Trzeba mieć na uwadze, że proces ten zajął około 8 lat i wiązał się z prowadzeniem intensywnych działań marketingowych.

Towary i usługi – im więcej tym lepiej?

Celem posiadania znaku towarowego jest używanie go wobec towarów lub usług, które spółka faktycznie oferuje, bezpośrednio lub przez licencjobiorców. Dlatego istnieje mechanizm pozwalający poskromić utrzymywanie ochrony zbyt szerokiej, a zwłaszcza pozbawionej znaczenia dla rzeczywistej działalności spółki. Tym mechanizmem jest wspomniane wcześniej stwierdzanie wygaśnięcia ochrony wobec towarów i usług, dla których znak nie był rzeczywiście używany przez pięć lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Zaznaczmy, że postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest wszczynane na wniosek, Urząd Patentowy RP ani EUIPO nie kontrolują z urzędu używania znaków towarowych przez uprawnionych. Dlatego w praktyce mogą spółki nigdy nie dotknąć konsekwencje nieużywania znaku w pełnym zarejestrowanym zakresie. Po drugie, postępowanie dotyczące częściowego wygaszenia prawa ochronnego nie rodzi konsekwencji dla pozostałych towarów lub usług– w dotyczącym ich zakresie ochrona pozostaje w mocy. Spółka może być natomiast zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania wnioskodawcy, sam udział w postępowaniu będzie też generował koszty po stronie spółki, czy to finansowe czy organizacyjne.

Żeby nie ryzykować uwikłania spółki w postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego warto zgłaszać znaki towarowe tylko dla takich towarów i usług, które spółka realnie planuje oferować. Horyzont czasowy to wspomniane wcześniej pięć lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, czyli ponad pięć lat od zgłoszenia znaku. Poza samym używaniem, trzeba mieć jeszcze dowody takiego używania. Dlatego warto archiwizować fotografie opakowań produktów, stoisk na targach, oferty, gadżety reklamowe, itp.

Towary i usługi, które spółka chce zgłosić znak towarowy wybiera się w oparciu o Klasyfikację Nicejską [5]. Nieraz wybór, czym dokładnie zajmuje się spółka wymaga głębszego zastanowienia np. czy spółka oferuje towar w postaci programu komputerowego (klasa 9), czy dostarcza oprogramowanie jako usługę (w modelu SaaS, klasa 42), czy może świadczy usługi programowania (klasa 42). Wbrew pokusie zdobycia jak najszerzej ujętej wyłączności, warto zachować pewną dyscyplinę i doprecyzować zgłaszane towary i usługi np. dookreślić przedmiot oferowanego oprogramowania do oprogramowania do obsługi baz danych, oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowania do sporządzania raportów na podstawie informacji zawartych w bazach danych. Takie zawężenie, czy też urealnienie zakresu oczekiwanej wyłączności może być wymagane przez urząd patentowy, poza tym może ułatwić obronę znaku w razie zgłoszenia sprzeciwu przez uprawnionego z wcześniejszego znaku dla podobnych towarów.

Z drugiej strony, jeśli spółka ma realny plan rozszerzenia zakresu działalności, to dodatkowe towary lub usługi warto objąć pierwotnym zgłoszeniem:

  • możliwości modyfikowania wykazu towarów po dokonaniu zgłoszenia są bardzo ograniczone. Wykazu nie można rozszerzać, np. przez dodanie dodatkowego towaru, można go jedynie zawęzić, w tym doprecyzować. Dodanie nawet jednej kategorii towarów wymaga więc dokonania nowego zgłoszenia;
  • obejmując towary obecnie oferowane i zaplanowane do oferowania w przyszłości jednym zgłoszeniem spółka unika ryzyka, że w okresie między zgłoszeniem pierwszego i drugiego znaku osoba trzecia zgłosi podobny znak dla takich towarów lub usług.

Podsumowując, rzecz nie w tym, żeby towarów i usług zgłosić jak najwięcej, ale żeby wybrać je rozsądnie.

Terytoria ochrony – świat to za mało?

Znaki towarowe obejmują terytoria, dla których je zarejestrowano np. Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i USA. Istnieje teoretyczna możliwość zarejestrowania znaku towarowego we wszystkich państwach, gdzie funkcjonuje ochrona znaków towarowych, ale koszty uzyskania i utrzymywania takiej ochrony zwykle nie mają biznesowego sensu. Zwłaszcza, że znaków trzeba rzeczywiście używać na wszystkich terytoriach, gdzie się je zarejestrowało i mieć dowody takiego używania – uzyskiwanie wyłączności dla terytorium, gdzie spółka nie prowadzi działalności to prosta droga do stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Dlatego, podobnie jak przy wykazie towarów i usług, znaki trzeba zarejestrować w państwach, gdzie spółka prowadzi działalność lub w najbliższym czasie zamierza to robić. Oznacza to oczywiście, że konkurent mógłby korzystać z identycznego znaku na terytorium, gdzie spółka nie zarejestrowała znaku np. we Włoszech [6]. Jednak konkurent nie będzie mógł oferować towarów ani usług pod takim znakiem tam, gdzie zarejestrowała je spółka np. nie będzie mógł ich eksportować z terytorium, gdzie znak nie jest zarejestrowany na terytorium, gdzie zarejestrowany jest, np. z Włoch do Polski lub Niemiec. Dlatego nieraz wystarczy zarejestrować znak na terytoriach kluczowych dla produkcji lub sprzedaży danego towaru, żeby zniechęcić konkurentów od używania znaku także tam, gdzie zarejestrowany nie został.

W ramach Unii Europejskiej istnieje stosunkowo unikalna możliwość zarejestrowania jednego znaku towarowego, który obejmuje terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym polski. Ubieganie się o takie prawo wyłączne jest tańsze, wymaga znacznie mniej czasu i formalności niż ubieganie się o prawa wyłączne w każdym z państw członkowskich z osobna. Z drugiej strony unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego oznacza utratę wyłączności na terytoriach wszystkich państw członkowskich – także wtedy, gdy przyczyna unieważnienia dotyczyła terytorium tylko jednego państwa członkowskiego np. wcześniejszy krajowy znak towarowy. Tak jak w opisanym we wcześniejszym wpisie przypadku unieważnienia prawa do znaku towarowego w postaci kształtu batonu „KitKat”. Z tego powodu zdarza się rejestrować znaki towarowe „dwupoziomowo” – jako unijny znak towarowy i krajowe znaki towarowe na rynkach kluczowych dla spółki.

Naturalnie im więcej państw, gdzie znak został zarejestrowany, tym poważniejszym przedsięwzięciem jest zarządzanie prawami ochronnymi:

  • uiszczanie opłat okresowych i przedłużanie ochrony;
  • dokumentowanie rzeczywistego używania znaku towarowego na tym terytorium np. za pomocą faktur, zdjęć, egzemplarzy produktów i materiałów reklamowych;
  • monitorowanie rynku pod kątem ewentualnych naruszeń np. rozpoczęcia działalności przez konkurenta używającego oznaczenia podobnego do znaku zarejestrowanego przez spółkę;
  • zgłaszanie sprzeciwów w razie zgłoszenia identycznego lub podobnego znaku w krajowym urzędzie patentowym.

Jak kancelaria SPCG może Państwu pomóc?

  • przeanalizujemy działalność spółki i wspólnie z Państwem ułożymy wykaz towarów i usług dla zgłaszanego znaku;
  • zaproponujemy terytoria, dla których spółka powinna zarejestrować znaki towarowe i będziemy reprezentować spółkę w postępowaniach przed polskim urzędem patentowym, przed EUIPO lub w postępowaniu w sprawie międzynarodowej rejestracji znaku [7];
  • będziemy zarządzać lub wspierać Państwa w zarządzaniu portfolio znaków towarowych spółki.

Przypisy:

[1] Art. 132(1) PrWłPrzem, art. 18 Rozporządzenia 2017/1001. Ta zasada doznaje pewnych ograniczeń – przez okres 6 miesięcy zgłaszający może oprzeć się na swoim wcześniejszym zgłoszeniu dokonując innego zgłoszenia. Na przykład zgłaszając znak unijny i wskazując pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP.

[2] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 lipca 2018 r. w sprawie C-84/17 P, ZOTSiS.2018/7/I-596. W przypadku znaku będącego kształtem produktu, pozbawionym np. charakterystycznych napisów czy wytłoczeń, zdolność odróżniającą można wykazać dowodząc, że dla klientów sam kształt stał się źródłem informacji o pochodzeniu. Jest to więc trudniejsze niż przypadku znaku zawierającego nazwę. Powiodła się np. rejestracja trójwymiarowego unijnego znaku towarowego w postaci prostokątnego batonika z wytłoczonym napisem „KitKat” (nr 002097376).

[3] Nie stanie się tak, jeśli uprawniony udowodni, że istniały ważne powody nieużywania znaku (art. 168 ust. 1 PrWłPrzem).

[4] Niepowodzeniem zakończyły się próby uzyskania praw ochronnych na znaku zgłoszone pod numerami Z.369721 i Z.369967.

[5] Klasyfikacja Nicejska dostępna jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP pod adresem https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx [dostęp: 27.07.2025 r.]

[6] W zależności od sytuacji na takim „pominiętym” rynku niewykluczone, że spółka mogłaby podjąć działania mające podstawę np. w przepisach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

[7] Jest to postępowanie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego, tzw. system madrycki. Systemem tym zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO.

Napisz do autora:

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

Znak towarowy – narzędzie do zarządzania marką

Znak towarowy – narzędzie do zarządzania marką

utworzone przez | 16 grudnia, 2025 | ! POLECANE !, IP, TRADEMARKS

Czytaj: 6 min

Marka towaru, usługi a szerzej brand całej spółki może być jej najcenniejszym zasobem, wycenianym na dość określone kwoty. Problemem jest jej niematerialny charakter – wartość marki wynika z pozytywnych skojarzeń klientów np. z jakością towaru, obsługą klienta, wartościami promowanym przez spółkę, czy skutecznym, długoletnim marketingiem. W pewnym momencie „życia” spółki może przyjść moment, gdy tą niematerialność dobrze jest powiązać z konkretnym „nośnikiem prawnym”. Skoro punktem odniesienie skojarzeń klientów jest oznaczenie (np. logotyp, nazwa), to oczywistym wyborem dla takiego „prawnego nośnika marki” jest prawo lub prawa na znaki towarowe.

Prawo ochronne na znak towarowy, to prawo wyłączne:

  • przysługuje określonemu podmiotowi np. spółce lub osobie fizycznej;
  • podmiot, któremu przysługuje ma wyłączność w korzystaniu ze znaku na danym terytorium;
  • granice tej wyłączności są określone w przepisach prawa, w przypadku znaków towarowych wyłączność polega na korzystaniu ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy dla towarów lub usług objętych rejestracją.

Przez powiązanie z takim nośnikiem korzystanie z marki zostaje więc skonkretyzowane, inni uczestnicy obrotu wiedzą z czym mają do czynienia – potencjalni inwestorzy, konkurenci, klienci, czy kontrahenci.

Licencjonowanie korzystania ze znaków towarowych

Dopóki spółka jest jedynym podmiotem, który korzysta z oznaczeń danej marki sytuacja jest prosta. Komplikuje się ona, gdy spółka chciałaby rozpocząć współpracę z innym podmiotem, zwłaszcza działającym w innym państwie.

Skoro spółka A chce zezwolić spółce B na korzystanie z marki, to trzeba w umowie sprecyzować, czym ta marka jest i dlaczego spółka A miałaby musieć na cokolwiek zezwalać spółce B. W przypadku jednego lub więcej znaków towarowych nie budzi to wątpliwości – z rejestrów wynika co zostało przez spółkę zarejestrowane, a z przepisów wynikają skutki rejestracji. W przepisach określono też minimalne postanowienia umów licencyjnych, a także zasady rozstrzygania kwestii przez strony nieuregulowanych. Na przykład, jeśli strony nie postanowią wyraźnie, że licencja ma charakter wyłączny, to jest ona licencją niewyłączną [1]. To daje stronom pewność czym jest łączący je stosunek prawny. Uzupełnieniem umowy licencyjnej mogą być umowy dotyczące kwestii mających pośredni wpływ na pozytywny odbiór marki przez klientów – dostęp licencjobiorcy do know-how wytwarzania produktów lub rekrutacji i szkolenia pracowników, licencja na oprogramowanie służące do świadczenia usługi oraz wsparcie w jego konfiguracji i obsłudze, dostęp do sprawdzonych podwykonawców lub dostawców podzespołów itp.

Zawarcie umowy licencyjnej ma też korzyści dla licencjobiorcy. Przede wszystkim licencja może zostać wpisana do rejestru znaków towarowych, licencjobiorcy będzie więc łatwiej wykazać, że faktycznie nim jest. Poza tym, generalnie licencjobiorca może samodzielnie wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest to przydatne zwłaszcza w konfiguracjach międzynarodowych, gdy licencjodawca i licencjodawca mają siedziby w innych państwach, działają na tamtejszych rynkach i każdorazowe angażowanie licencjodawcy w lokalne spory jest czasochłonne. Zwłaszcza, że nieraz kluczowe jest szybkie podjęcie działań przedsądowych np. wysłanie listu ostrzegawczego albo złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia tymczasowego. Zorganizowanie odpowiednich działań na poziomie międzynarodowym, nawet w ramach jednej grupy spółek, potrafi istotnie spowolnić podejmowanie odpowiednich działań.

Jeżeli spółka nie zarejestrowała znaku towarowego, można skonstruować umowę „na wzór” umowy licencyjnej, której przedmiotem będzie korzystanie z niezarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia jako utworu w rozumieniu przepisów PrAut. Te dwa rozwiązania mają wyraźne słabości w porównaniu z umową licencyjną:

  • problemem umowy dotyczącej korzystania z niezarejestrowanego oznaczenia, napisanej „na wzór” umowy licencyjnej jest z natury rzeczy nieprzysługiwanie „licencjodawcy” prawa do korzystania z oznaczenia będącego przedmiotem umowy. To rodzi po stronie licencjobiorcy wyższe ryzyko czy reakcja na ewentualne działania konkurentów, oparta na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie skuteczna. Dodatkowa wątpliwość powstaje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej na kolejnych terytoriach. Zarejestrowanie znaku towarowego może wyprzedzać rozpoczęcie działalności gospodarczej z tym znakiem. W przypadku oznaczeń niezarejestrowanych muszą one najpierw być faktyczne używane na danym terytorium – zasadniczo dopiero wtedy używanie tego oznaczenia przez konkurenta może być czynem nieuczciwej konkurencji. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie nie ma klarownej cezury, kiedy taki stan jest osiągnięty – porównywalnej z datą zgłoszenia znaku towarowego lub udzielenia prawa ochronnego;
  • umowa licencyjna na korzystanie z utworu, której postanowienia są w dużej mierze narzucane przepisami PrAut służy korzystaniu z utworów „jako takich” – ich kopiowania i rozpowszechniania – a nie oznaczeń nakładanych na towary lub usługi. Zakres tej licencji z natury rzeczy nie będzie więc dopasowany do specyfiki współpracy, licencjodawca zamierza sprzedawać towary z nałożonym znakiem towarowym a nie logotypy, do których przyczepiono towary. Co więcej, przedmiotem takiej umowy nie mogą być oznaczenia niebędące utworami, czyli zwłaszcza słowa i slogany.

Opieranie zarządzania marką na takich umowach może być szczególnie nieefektywne, gdy będzie się na nią składało całe portfolio oznaczeń i współpraca z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma partnerami na wielu różnych rynkach.

Łatwiejsza wycena marki

Wspomniane wcześniej skonkretyzowanie marki w nośniku jakim jest prawo ochronne ułatwia też jej wycenę. Istotą cennej marki jest jej pozytywne postrzeganie przez klientów. Dla spółki te skojarzenia mają przełożenie na sytuację rynkową pod warunkiem, że spółka pozostaje jedynym podmiotem na rynku, który kontroluje budowę i korzystanie z marki. Prawną wyłączność korzystania z oznaczeń dotyczących marki zapewnia dopiero prawo lub prawa ochronne. Jest to w dodatku wyłączność, której granice są ustalone w przepisach prawa oraz identyczne dla wszystkich znaków towarowych. Taka standaryzacja zasad ochrony upraszcza wycenę znaku towarowego, a docelowo całej marki, zwłaszcza gdy spółka prowadzi pod daną marką działalność na więcej niż jednym rynku i z wykorzystaniem więcej niż jednego znaku towarowego.

Zresztą znak towarowy może mieć niemałą wartość nawet w przypadku, gdy nie dotyczy rozpoznawalnej lub „cennej” marki. Będzie tak chociażby w przypadku, gdy znak jest słowem lub zwrotem atrakcyjnym dla danego towaru lub usługi i upłynęło już kilka lat od zarejestrowania znaku [2]. Niektóre prawa ochronne na znaki towarowe mogą z upływem czasu nabierać wartości jak niezgorsze wina. Jednak inaczej niż zdecydowana większość win prawa ochronne na znaki towarowe mogą trwać wiecznie nie tracąc na jakości. Prawa ochronne mogą być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy [3]. Szwajcarska spółka Georg Fischer AG zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP swój pierwszy znak w roku 1918 (R.000118), a następnie jego nieco odświeżoną wersję w 1980 (R.058393). Obydwa prawa ochronne obowiązują do dzisiaj.

Znak towarowy – niezależny od spółki

Prawo ochronne na znak towarowy jest składnikiem majątku spółki. Po wcześniejszej wycenie można to prawo amortyzować, może być ono również przedmiotem zastawu, ustanowienie zastawu rejestrowego wpisuje się do rejestru znaków towarowych. Poza tym, tak jak wszystkie majątkowe prawa własności intelektualnej, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym. Spółka może więc wnieść to prawo jako aport do innej spółki albo sprzedać je innemu podmiotowi. W poprzednim wpisie zaznaczyliśmy, iż prawa ochronne można uzyskiwać odrębnie dla różnych terytoriów. Poszczególne prawa ochronne dotyczą tego samego znaku, ale są od siebie niezależne. Spółka mogłaby więc część takich znaków sprzedać, a część zachować.

Zbywalność odróżnia prawo na znak towarowy od firmy, pod którą działa przedsiębiorca. Ta ostatnia nie może być zbyta i dlatego warto, żeby firma spółki różniła się od znaku towarowego [4]. Przykładowo, „BLIK” (R.285340) to słowny znak towarowy należący do podmiotu działającego po firmą „Polski Standard Płatności Spółka Akcyjna”.  Jeżeli firma i znak towarowy będą identyczne, to zbycie tego drugiego będzie wymagało dodatkowo zmiany firmy, co oznacza konieczność zmiany umowy spółki, zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców, aktualizacji wszystkich dokumentów używanych przez spółkę, rezygnacji z dotychczasowych nazw domen internetowych spółki, powiadomienia wszystkich kontrahentów, banków, urzędów etc. Zbycie prawa ochronnego wymaga podjęcia działań tylko w odniesieniu do tej części przedsiębiorstwa spółki, która odpowiadała za towary lub usługi oferowane pod znakiem np. cesji umów rejestracji nazw domen internetowych tylko dla nazw domen identycznych ze znakiem.

Jak kancelaria spcg może Państwu pomóc?

  • doradzimy Państwu przy tworzeniu strategii ochrony marki, zwłaszcza przy wyborze oznaczeń wartych zgłoszenia jako znaki towarowe;
  • opracujemy wzór umowy licencyjnej zawierający np. różne warianty współpracy z licencjobiorcami. W razie potrzeby przygotujemy też kompleksowe umowy o współpracę, franchisingowe, które będą uzgadniały także inne aspekty współpracy poza udzieleniem licencji;
  • przygotujemy spółkę do badania due diligence lub przeprowadzimy takie badanie spółki – z uwzględnieniem portfolio znaków towarowych;
  • wynegocjujemy dla Państwa postanowienia umowy licencyjnej z krajowymi lub zagranicznymi licencjodawcami;
  • będziemy koordynowali działania spółki oraz licencjobiorców dochodzących ochrony znaków towarowych spółki w innych państwach.

Przypisy:

[1] Art. 76 ust. 4 PrWłPrzem.

[2] Ryzyko unieważnienia prawa ochronnego jest już wtedy dość niskie.

[3] Niezależnie od przedłużania prawa ochronnego znak powinien być używany w obrocie w sposób rzeczywisty. Jeśli tak nie będzie, to dowolna osoba może wnieść o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w całości lub w części.

[4] Art. 43(9) §1, art. 43(7) KC.

Napisz do autora:

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

Wzór umowy wydawniczej

Wzór umowy wydawniczej

utworzone przez | 28 lipca, 2022 | IP

Czytaj: 2 min

edit 17.10.2022 r. – wzory umowy wydawniczej w wersji polskiej i angielskiej są już dostępne!

Nasze doświadczenia we współpracy ze studiami – producentami gier wideo potwierdzają, że jednym z ważniejszych wyzwań początkowego etapu produkcji gry jest wynegocjowanie treści umowy wydawniczej. Wymaga to z jednej strony świadomości celów studia – tych, które są aktualne w momencie negocjowania umowy, jak i tych, które powstaną na późniejszych etapach produkcji, jak i sposobów odzwierciedlenia tych celów w postanowieniach umowy oraz świadomości trudności, na jakie studio może natrafić w trakcie tworzenia gry.

Jako prawnicy możemy oczywiście przygotować projekt umowy dostosowany do indywidualnej sytuacji studia i służyć wsparciem przy negocjowaniu jej ostatecznej wersji. Możemy jednak zrobić coś jeszcze. W jesiennym numerze magazynu „Pixel” ukazał się właśnie mój tekst na temat umów wydawniczych („Umowy wydawnicze – na złe i dobre czasy”) – wyjaśniam w nim na co zwracać uwagę przy sporządzaniu takiej umowy. Najnowsze wydanie magazynu można kupić na oficjalnej stronie internetowej (https://shop.pixel-magazine.com) i w salonach prasowych.

Jednocześnie publikujemy poniżej linki do wzorów umowy wydawniczej, z których możecie korzystać jako punkt wyjścia w rozmowach z wydawcą albo przynajmniej jako punkt odniesienia dla propozycji wydawcy. Wzory dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej (pliki Word) oraz z dodatkowym komentarzem (pliki PDF).

Wersja POL Word Wzór umowy wydawniczej na grę wideo – kancelaria prawna SPCG.docx
ENG version Word Model video game publishing agreement – SPCG law firm.docx
Wersja POL PDF z komentarzem Wzór umowy wydawniczej na grę wideo – wersja z komentarzem kancelaria prawna SPCG.pdf 
ENG version PDF with commentary Model video game publishing agreement – version with commentary SPCG law firm.pdf

W sprawie stosowania proponowanych dokumentów w praktyce lub w innych kwestiach prawnych ważnych dla podmiotów branży GameDev, zachęcam do kontaktu ze mną.

 

Napisz do autora:

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

Cudze znaki towarowe w scenografii gry wideo

Cudze znaki towarowe w scenografii gry wideo

utworzone przez | 30 listopada, 2021 | IP

Czytaj: 13 min

Parafrazując Stendhala, gra wideo jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu. To odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży, tylko znaków towarowych odbić nie może . Technologia już od pewnego czasu pozwala dość wiarygodnie odzwierciedlać świat rzeczywisty w grach wideo – miasta, budynki, poszczególne przedmioty. Postęp w zakresie m.in. skanowania trójwymiarowego i fotogrametrii sprawia, że to odzwierciedlenie jest coraz doskonalsze – z kilkoma jednak wyjątkami. Jednym z nich jest odwzorowywanie znanych z rzeczywistości towarów i znaków towarowych. Tutaj przeszkodą nie jest technologia, ale przepisy prawa.

Oczywiście znaki towarowe realnych produktów pojawiają się w grach wideo już od kilkudziesięciu lat, czy to na billboardach przy trasie w „Pole Postion” z 1982, czy w grach-reklamówkach producenta napojów i słodyczy – odpowiednio „Cool Spot” i „Zool” [1] albo w produkcjach poświęconych określonej marce np. „Need For Speed Porsche” (EA Canada).

„Pole Position”
(Namco)		 „Cool Spot”
(Virgin Interactive)		 „Zool”
(Gremlin Interactive)

W tych grach znaki towarowe zostały wykorzystane w porozumieniu z „właścicielami marki” (uprawnionymi z tytułu praw ochronnych na znaki towarowe) i na ustalonych zasadach np. co do sposobu prezentowania znaków towarowych. Ich obecność w świecie przedstawionym służyła więc reklamowaniu towarów uprawnionego, a nie odzwierciedlaniu rzeczywistości. Przykładowo, w „Alan Wake” (Remedy Entertainment) jedyne baterie, to Energizer a dostawcą usług telefonii komórkowej jest tylko Verizon. Dość długo praktykowano też licencjonowanie w grach uzbrojenia i sprzętu wojskowego – przykładowo, w grze „Homefront” pojazdy i znaki towarowe Humvee [2] zostały użyte za zgodą ich producenta (AM General). Ta praktyka zaczęła się zmieniać m.in. pod wpływem oskarżeń, że gry wideo, powstające we współpracy z producentami broni, przyczyniają się do strzelanin w amerykańskich szkołach [3].

Licencjonowany Humvee w „Homefront”
(Kaos Studios, Digital Extremes)

Zbudowanie pełnej scenografii gry w oparciu o umowy z właścicielami znaków towarowych to zadanie niemal niewykonalne – a w najlepszym razie niewspółmiernie obciążające produkcję gry [4]. W takim razie najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu ulokowanie w grze takich towarów i znaków, jakie zdaniem dyrektora artystycznego są potrzebne, żeby prawidłowo oddać klimat i wygląd danej dzielnicy bądź miasta. Tutaj wkraczają problemy prawne – mianowicie, nie jest jasne, czy użycie znaku towarowego w scenografii wkracza w zakres wyłączności prawnej właściciela znaku. Jeśli wkracza, to właściciel znaku może, po pierwsze, domagać się usunięcia znaku z gry, a po drugie domagać się od producenta bądź wydawcy gry zapłaty odszkodowania za bezprawne korzystanie ze znaku towarowego [5]. Wątpliwości co do dopuszczalności użycia „cudzych” znaków towarowych w grze wideo tworzą ryzyko prawne, które przeważa nad ewentualnymi korzyściami artystycznymi wynikającymi ze zobrazowania w grze „prawdziwego” świata [6]. Skąd się biorą te wątpliwości? Już wyjaśniam.

Do czego służy znak towarowy?

Znak towarowy służy przede wszystkim do odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców (tzw. funkcja oznaczania/odróżniania pochodzenia). Polega to chociażby na nakładaniu znaków towarowych na egzemplarze towarów, na dokumenty i posługiwanie się znakami w reklamie [7]. Dlatego co do zasady nie można używać cudzego znaku towarowego dla oznaczenia własnych towarów, jeśli są one identyczne lub podobne do towarów, dla których zarejestrowany jest znak towarowy i jeżeli takie korzystanie może szkodzić, którejkolwiek funkcji znaku. W przypadku, gdy towary są do siebie tylko podobne (a nie identyczne) albo wręcz niepodobne, sytuacja jest nieco inna.

  • Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla takich towarów, jak gry wideo lub usługi dostępu do nich, to korzystanie z tego znaku dla oznaczenia gry wideo narusza prawo ochronne na znak towarowy (tzw. podwójna identyczność).
  • Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla towarów podobnych do gier wideo, np. dla oprogramowania, to korzystanie z tego znaku na potrzeby oznaczenia gry, będzie naruszało prawo ochronne, jeśli takie użycie może wprowadzić odbiorców w błąd (identyczność znaków i podobieństwo towarów) [8].
  • W przypadku znaków zarejestrowanych dla towarów niepodobnych do gier wideo, naruszenie prawa ochronnego może mieć miejsce w sytuacji, gdy ów znak ma status znaku renomowanego, a używanie znaku w grze bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść producentowi lub wydawcy nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy użytego znaku (identyczność znaków, ale brak podobieństwa towarów).

Czy w scenografii gier „używa się” znaków towarowych?

Zastanówmy się teraz, jak można „bronić” wykorzystania znaku towarowego w scenografii. Pierwsza linia obrony, to kwestia „użycia znaku”. Żeby mówić o ryzyku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, trzeba najpierw potwierdzić, że zastosowanie znaku w scenografii danej produkcji jest w ogóle użyciem znaku „jako” znaku towarowego, czyli polega na odniesieniu go do jakichkolwiek towarów. Niestety na tym etapie powstają pytania. Czy znak pojawiający się w scenografii gry odnosi się do towaru – gry wideo? A może do towaru, jaki w grze jest odzwierciedlony albo (nieco dyskusyjnej) usługi korzystania z dobra wirtualnego? Przykładowo, błyskawica Opla na modelu samochodu tej marki w grze jest użyciem znaku dla gier wideo, samochodów lub chociaż usług dostępu do modelu wirtualnego samochodu?

Druga linia obrony, to „usprawiedliwienie” dla użycia znaku. Przy podwójnej identyczności, może ona polegać na twierdzeniu, że co prawda użyto identycznego znaku dla identycznych towarów, ale nie narusza to żadnej funkcji znaku towarowego tj. ani oznaczenia pochodzenia ani reklamowej etc. Przy podobieństwie towarów, obrona może polegać na wykazaniu, że posłużenie się identycznym znakiem nie będzie wprowadzało odbiorców w błąd. Gdy chodzi o znaki renomowane, to należy wykluczyć każdy z przywołanych wcześniej przypadków np. szkodliwość zastosowania znaku w scenografii gry dla odróżniającego charakteru bądź renomy użytego znaku. Biorąc pod uwagę ryzyko producenta lub wydawcy gry najwygodniejsze byłoby okopanie się na pierwszej linii obrony – niezależnie z jaką konstelacją identyczności lub podobieństwa znaków i towarów mamy do czynienia, znak stanowiący dekorację scenografii gry nie jest znakiem użytym w charakterze znaku towarowego, czyli w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług. Czy taka obrona wytrzyma jednak starcie z sądową rzeczywistością?

Spory sądowe o używanie znaków towarowych w scenografii gier wideo

Niestety wciąż bardzo niewiele sporów o użycie w grach wideo znaków towarowych zakończyło się wyrokami, zwłaszcza w krajach UE [9]. Znanym wyjątkiem jest rozstrzygnięty przez niemieckie sądy spór o użycie w grze „BDFL Manager 2004” m.in. znaków towarowych klubów piłkarskich, która została przegrana przez producenta gry [10]. Sąd uznał, po pierwsze, że przeciętny odbiorca traktował użycie znaków towarowych w tej grze nie jako dekorację, ale wskazówkę co do jej komercyjnego pochodzenia. Po drugie sąd uznał rozgrywki sportowe oraz gry wideo za podobne do siebie i dodatkowo potwierdził istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do kwestii oficjalnego licencjonowania gry.

„BDFL Manager 2004”
– realizm bez licencji od klubów piłkarskich

Zdecydowana większość sporów sądowych o użycie znaków towarowych w grach była rozstrzygana przez sądy amerykańskie i w oparciu o amerykańskie prawo, ale przynajmniej część spostrzeżeń amerykańskich sędziów jest cenna także na gruncie prawa UE, w tym polskiego. Poza tym, USA wciąż są jednym z najważniejszych rynków sprzedaży gier, więc zablokowanie sprzedaży właśnie tam jest najbardziej dotkliwe dla producenta i wydawcy. Trzy najgłośniejsze i zakończone prawomocnym orzeczeniem spory dotyczyły znaków towarowych klubu ze striptizem, podłóg i pojazdów wojskowych.

Wspomniany klub ze striptizem to „Play Pen” zlokalizowany w Los Angeles i parodystycznie odzwierciedlony jako „Pig Pen” w Los Santos, czyli mieście, w którym toczyła się akcja gry „Grand Theft Auto: San Andreas”. Właściciel klubu pozwał producenta gry (Rockstar Games) m.in. o naruszenie prawa do znaku towarowego „The Play Pen / Totally Nude” [11].

Screen z GTA: San Andreas i zdjęcie wejścia do klubu „Play Pen”

Powództwo zostało oddalone. Sąd uznał, że skorzystanie z oznaczenia podobnego do znaku towarowego mieściło się w granicach wolności słowa wytyczonych przez treść Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA – znak został „użyty w grze”, lecz w sposób usprawiedliwiony [12]. Usprawiedliwienie skorzystania z cudzego znaku wynikało głównie z realizowania przez Rockstar Games artystycznego zamierzenia polegającego na (parodystycznym) odtworzeniu w grze klimatu wschodnich dzielnic Los Angeles. Po drugie, skorzystanie ze spornego znaku przez Rockstar nie miało na celu wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry (np. sponsorowanie gry przez właściciela klubów). Ponadto, Grand Theft Auto nie polega na symulowaniu prowadzenia przybytku tego rodzaju, a usługi świadczone w klubie ze striptizem zdecydowanie różnią się od usługi dostępu do gry wideo), z kolei sam klub „Pig Pen” nie ma istotnego znaczenia dla fabuły gry.

Los Santos było parodią Los Angeles, natomiast tor wyścigowy Autodromo Nazionale di Monza w grach wyścigowych z serii „Gran Turismo” (Sony Computer Entertainment) miał być ich wiernym odzwierciedleniem. Tak wiernym, że zgadzały się również reklamy zawierające znaki towarowe np. Virag – znak towarowy włoskiego producenta podłóg, który następnie wystąpił z powództwem o naruszenie prawa ochronnego. Powództwem, które zakończyło się fiaskiem, ponieważ sąd uznał, że możliwie wierne odzwierciedlanie rzeczywistości stanowi cel artystyczny. Nie było też mowy o wprowadzeniu odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry, skoro znaki Virag stanowiły jedynie dekorację toru a nie np. samochodów [13].

Reklamy Virag na torze Autodromo Nazionale di Monza w rzeczywistości i w grze

Dla kontrastu ze sprawą Virag można przywołać jedną z odsłon wydawanej przez Electronic Arts serii gier „Need for Speed”, „Need for Speed Porsche Unleashed”. Już okładka nie budzi wątpliwości, że gra była tworzona w porozumieniu z właścicielem marki „Porsche”, w związku z czym gracz może spodziewać się chociażby doskonałego odwzorowania samochodów tej marki i możliwości osobistego przetestowania ich zachowania na trasach.

Osią trzeciego sporu były pojazdy – zdecydowanie wolniejsze, ale lepiej opancerzone niż samochody wyścigowe. Powodem był producent pojazdów Humvee (AM General) a pozwanym wydawca serii gier FPS (first person shooter) „Call od Duty” (Activision). Akcja kolejnych gier z tej serii osadzana jest na tle rzeczywistych konfliktów zbrojnych – II Wojna Światowa, wojna w Wietnamie, czy w Iraku [14]. Dlatego gracz może posługiwać się sprzętem rzeczywiście wykorzystywanym w tych konfliktach, w tym pojazdami Humvee. AM General zarzuciło Activision naruszenie praw do słownych znaków towarowych „HUMVEE” oraz „HMMWV”, które wielokrotnie pojawiały się w grze i materiałach promocyjnych. W przekonaniu AM General popularność przynajmniej niektórych odsłon serii Call of Duty miała wynikać z posługiwania się tymi znakami towarowymi.

Humvee w grach z serii „Call of Duty”

Podobnie jak w sprawie gry „Grand Theft Auto: San Andreas”, sąd zgodził się ze stanowiskiem pozwanego i oddalił powództwo. Umieszczenie w grze pojazdów, które są używane przez siły zbrojne kilkudziesięciu państw było konieczne dla zwiększenia realizmu gry – pokazania graczom współczesnego pola walki – realizm jest celem artystycznym dla projektantów większości gier z serii z „Call of Duty”. Sąd wykluczył też, aby posłużenie się wspomnianymi znakami jednoznacznie wprowadzało odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów – celem użycia spornych znaków przez AM General jest sprzedaż pojazdów wojskowych siłom zbrojnym a celem Activision sprzedaż konsumentom gier realistycznie symulujących działania wojenne. Wyrok w sprawie Humvee jest ważny głównie dlatego, że wspomniana wcześniej praktyka odzwierciedlania w grach współczesnego uzbrojenia polegała raczej na jego licencjonowaniu a ewentualne spory nie kończyły się wyrokami. Tak było choćby w przypadku sprawy dotyczącej użycia w grach z serii Battlefield helikopterów AH-1Z Viper, UH-1Y Venom and V-22 Osprey produkowanych przez Bell Helicopters i ostatecznie zakończonej poufną ugodą [15].

Pomimo różnic w przepisach, na podstawie których rozstrzygane byłyby takie spory w Unii Europejskiej, dorobek sądów amerykańskich może być bardzo pomocny do wykazania, że albo użycie oznaczenia w scenografii gry nie stanowi użycia go „jako” znaku towarowego albo że istnieją przesłanki wykluczające naruszenie prawa ochronnego, przykładowo w razie:

  • podwójnej identyczności – nie zachodzi naruszenie żadnej z funkcji znaku;
  • identyczność znaków i podobieństwa towarów – nie powstaje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
  • posłużenia się w grze znakiem renomowanym – nie istnieją okoliczności wspomniane powyżej np. osiągane przez producenta lub wydawcę gry nienależnej korzyści w związku z posłużeniem się znakiem.

Znak towarowy w scenografii gry wideo – zmniejszanie ryzyka prawnego

W moim przekonaniu znak zastosowany jedynie wewnątrz świata przedstawionego gry wideo i w celu dekoracyjnym tj. polegającym na stworzeniu scenografii odzwierciedlającej rzeczywistość, zasadniczo nie powinien być uznawany za użyty względem jakiegokolwiek towaru, także gry wideo lub usługi zapewniania dostępu do gier wideo. Pochodzenie komercyjne gry oznacza się m.in. na karcie produktu danej platformy dystrybucji (np. Steam, Epic Store) lub sklepu z aplikacjami (np. AppStore), na fizycznych pudełkach z grą, w reklamach (trailery na YouTube, reklamy prasowe), a jeśli w ramach samej gry, to w tzw. splash screenach, czasem w intro (film wprowadzający do gry). menu głównym oraz oczywiście w sekcji credits.

Żeby zmniejszyć ryzyko prawne związane z korzystaniem ze znaków towarowych w grze warto jednak wziąć pod uwagę opisane wyżej stanowisko sądów amerykańskich, a co za tym idzie, zdolność wykazania celu artystycznego w użyciu znaku i niewprowadzanie odbiorców w błąd co do pochodzenia lub zawartości gry. Ta ostatnia kwestia jest problematyczna o tyle, że w scenografii niejednej gry wideo znaki towarowe używane są w porozumieniu z uprawnionym np. jako reklamy na billboardach w świecie gry. Dlatego w niektórych przypadkach dla gracza może nie być jasne, czy reklama z danym znakiem towarowym jest rzeczywiście reklamą (zamieszczoną w grze w porozumieniu z właścicielem znaku), czy neutralną dekoracją.

Reklama polityczna w „Burnout: Paradise” (Criterion Games) i niepolityczna w „Alan Wake”

Dlatego, jeśli zależy nam na odwzorowaniu w grze świata rzeczywistego warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

  • cudze znaki towarowe powinny być użyte jedynie w scenografii i nie powinny pojawiać się „poza grą”, w szczególności w charakterze marketingowym;
  • możliwość korzystania z towarów opatrzonych znakami towarowymi nie powinna stanowić usługi nabywanej poza grą np. w ramach mikrotransakcji gracz kupuje poza grą usługę korzystania przez postać w grze z samochodów lub ubrań określonej marki;
  • znaki towarowe powinny być użyte w takim kontekście, w jakim występują w rzeczywistości (np. konkretne hasła reklamowe, sposoby prezentowania znaku) oraz dla takich towarów, dla jakich w rzeczywistości są używane;
  • znaki towarowe powinny być odzwierciedlone w takiej postaci, w jakiej były używane przez uprawnionego w miejscu i czasie zobrazowanym w grze – w tym kontekście ciekawy jest spór o użycie w „Red Dead Redemption 2” (Rockstar Games) oznaczeń stosowanych przez agencję Pinkertona w XIX wieku [16];
  • sposób oraz intensywność użycia znaku towarowego oraz proporcje wykorzystania różnych znaków powinny odpowiadać odzwierciedlanej rzeczywistości, z niektórymi markami stykamy się w rzeczywistości częściej niż z innymi, lecz żadna z nich nie dominuje;
  • należy unikać przedstawiania znaków towarowych oraz produktów opatrzonych znakiem w negatywnym kontekście (np. spożycie przez gracza RedBulla daje mu czasową premię do szybkości, ale ostatecznie powoduje zatrucie).

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i ryzyko prawne związane z używaniem w grze znaków towarowych bez zezwolenia uprawnionych powinno być zawsze konsultowane z prawnikiem. Paradoksalnie, takiej konsultacji przeważnie wymaga też tworzenie światów fikcyjnych, ale bazujących na rzeczywistości – w tym przypadku ryzyko wiąże się z nieintencjonalnym skopiowaniem cudzego znaku lub innej własności intelektualnej (np. postaci z komiksu). Zanim podejmie się decyzje o odwzorowywaniu w grze świata rzeczywistego trzeba też pamiętać o innych niż znaki towarowe prawach własności intelektualnej – wzorach przemysłowych oraz prawach autorskich, zwłaszcza, że nieraz występują one razem np. wzór przemysłowy opakowania towaru, znak towarowy producenta oraz grafika na etykiecie.

Podsumowanie

Coraz szybciej zbliżamy się do chwili, w której technologia – zarówno po stronie producentów gier, jak i graczy – pozwoli cieszyć się grafiką dosłownie fotorealistyczną, i to nie tylko w tytułach AAA. Możliwość kierowania losami postaci przebywającej w świecie niemal identycznym do naszego wzniesie immersję graczy na nowy poziom, o ile nie będzie to świat co rusz wybijający gracza z klimatu nieznanymi markami samochodów, napojów i ubrań. Niestety niewykluczone, że prędzej uporamy się z efektem doliny niesamowitości postaci pijącej napój z puszki, niż z umieszczeniem na puszce logotypu Coca-Coli.

Przypisy:

[1] Jeśli „Cool Spot” wspominam jako grę dość przeciętną, to „Zool” i jego kontynuacja – „Zool 2” były świetnymi platformówkami.

[2] Humvee to kolokwialne określenie High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.

[3] M. Nayak, “Video game maker drops gun makers, not their guns”, reuters.com z 7.05.2016 r., https://www.reuters.com/article/us-videogames-guns/video-game-maker-drops-gun-makers-not-their-guns-idUSBRE9460U720130507 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[4] Większość uprawnionych ze znaków towarowych posługuje się swoimi wzorami umów licencyjnych oraz wymaganiami, co do sposobu i kontekstu przedstawiania znaku.

[5] Oczywiście uprawniony z tytułu prawa ochronnego musiałby wykazać poniesienie szkody majątkowej np. niższą sprzedaż towarów opatrywanych spornym znakiem wynikającą z użycia go w grze np. w niekorzystnym świetle. Między innymi w Polsce uprawniony może domagać się zapłaty opłaty licencyjnej, która byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

[6] Przeprowadzenie IP clearance zawartości gry rekomenduje się także w tych przypadkach, gdy wykorzystanie w grze cudzej własności intelektualnej nie jest planowane.

[7] Dodatkowo, niektóre znaki towarowe pełnią dodatkowo funkcję jakościową (gwarancyjną) oraz reklamową (sugestywną). Tę pierwszą znak pełni, jeśli komunikuje klientom nie tylko pochodzenie towaru, ale i określoną jakość. Druga funkcja oznacza, że znak towarowy jest tak atrakcyjny dla odbiorców, że przyczynia się do utrzymania lub powiększenia grona nabywców towarów ze znakiem.

[8] W przypadku, gdy znak jest identyczny a towary tylko podobne, to decydująca będzie ocena czy użycie znaku ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza co do pochodzenia towarów lub powiązań ekonomicznych między przedsiębiorcami. Np. klient co prawda rozróżnia, że towary X oraz Y pochodzą od przedsiębiorców A i B, ale sądzi, że towar przedsiębiorcy B jest produkowany na licencji udzielonej przez przedsiębiorcę X.

[9] W kontekście tzw. dekoracyjnego użycia znaków towarowych nieraz przywołuje się rozstrzygnięcie TS UE w sprawie dotyczącej użycia na modelach redukcyjnych samochodów (zabawkach) znaku towarowego marki Opel. Jednak ten wyrok rodzi chyba więcej pytań niż udziela odpowiedzi. Wyrok TSUE z 25.1.2007 r. Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05).

[10] „Kein DFL-Design für Computerspiele”, RP.Online z 2.12.2005 r. https://rp-online.de/digitales/internet/kein-dfl-design-fuer-computerspiele_aid-17005073 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[11] Szerzej na temat tej sprawy: D. K. Stark, “Grand Theft Auto Architecture: Architectural Works in Video Games After E.S.S. Entertainment v. Rockstar Games”, Berkeley Technology Law Journal, 2010, Nr 25.

[12] Możliwość skutecznego powołania się w danym przypadku na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA ocenia się przeprowadzając tzw. test Rogers (źródłem tego testu jest sprawa Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 2d Cir. 1989). Szerzej o stosowaniu testu Rogers w kontekście gier wideo zob. M. D. Robins, “First Amendment Protection for the Use of Trademarks in Videogames”, Intellectual Property Law & Technology Law Journal, T. 25, Nr 9 September 2013.

[13] “(…) Gran Turismo 5 and Gran Turismo 6 are racing games and do not involve any products VIRAG makes, and the VIRAG® mark is on a bridge over a track and not on a car. The defendants’ use of the VIRAG® mark comes nowhere close to an explicit misstatement as to source or content”. Virag, S.R.L. v. Sony Comput. Entm’t Am. LLC, Case No. 3:15-cv-01729-LB (N.D. Cal.). Przy okazji warto wspomnieć o sprawie o naruszenie m.in. praw ochronnych na znaki towarowe, która BMW wytoczyło TurboSquid (obecnie serwis turbosquid.com należy do Shutterstock Inc.), spółce sprzedającej modele wirtualnych przedmiotów np. samochodów do wykorzystania w projektach takich jak gry wideo. Zob. L. S. Osborne, „Digital Trademark and Design Patent Infringement”, blog patentlyo z 7.06.2016 r. https://patentlyo.com/patent/2016/06/digital-trademark-infringement.html [dostęp: 8.11.2021 r.] Niedługo po jego złożeniu, BMW cofnęło powództwo, jednak na stronie internetowej Turbosquid nie znalazłem modeli BMW a korzystanie z przynajmniej niektórych znaków towarowych należących do producentów samochodów opiera się na licencji https://www.turbosquid.com/3d-model/car, https://support.turbosquid.com/hc/en-us/sections/206607527 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[14] Odcinki serii, których akcja osadzona jest w całkowicie fikcyjnym świecie należą do mniejszości np. „Call of Duty Infinite Warfare”.

[15] Sprawa ta była dla Electronic Arts o tyle problematyczna, że we wcześniejszych odsłonach serii Battlefield maszyny Bell Helicopters były zamieszczane na podstawie licencji. Zob. O. Good, “EA Ends First Amendment Claim to Use Real-World Helicopters in Games”, Kotaku z 17.8.2013 r. https://kotaku.com/ea-ends-first-amendment-claim-to-use-real-world-helicop-1159651214 [dostęp: 8.11.2021 r.].

[16] A. Farough, “Rockstar squares off against real-world Pinkertons over trademark infringement claims”, GameDaily.Biz z 11.04.2019 r. https://gamedaily.biz/article/515/rockstar-squares-off-against-real-world-pinkertons-over-trademark-infringement-claims [dostęp: 8.11.2021 r.].

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej

Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej

utworzone przez | 19 października, 2021 | ! POLECANE !, IP

Czytaj: 7 min

Przeszło dwadzieścia lat obowiązywania i ponad dwadzieścia nowelizacji, to zdaniem Rady Ministrów właściwy moment na zastąpienie ustawy Prawo własności przemysłowej jej „odświeżoną” wersją.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono niedawno założenia do projektu nowej ustawy [1]. Nowa ustawa to nie tylko okazja do uporządkowania jej treści i usunięcia wątpliwości interpretacyjnych narosłych wokół niektórych przepisów, ale również szansa na lepsze dopasowanie poszczególnych praw własności przemysłowej do potrzeb przedsiębiorstw a w konsekwencji podniesienie ich aktywności innowacyjnej. To dopasowanie ma polegać głównie na usprawnieniu, przyśpieszeniu i obniżeniu kosztów uzyskiwania ochrony na dobra własności przemysłowej, zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Wśród proponowanych zmian warto wyróżnić poniższe propozycje.

1. Wprowadzenie wstępnego zgłoszenia wynalazku – takie zgłoszenie, znane m.in. z prawa USA, pozwala „zabezpieczyć” datę pierwszeństwa do uzyskania wynalazku a jednocześnie nie zawiera wszystkich elementów, co zgłoszenie „właściwe” np. zastrzeżeń. W określonym w ustawie terminie liczonym od dnia dokonania zgłoszenia wstępnego (12 miesięcy) zgłaszający będzie mógł przedłożyć obejmujące ten wynalazek zgłoszenie „właściwe” – oparte na dokumentacji zgłoszenia wstępnego (zob. model zgłoszeń wstępnych w USA) [2]. Niewykluczone, że w wielu przypadkach mogą powstawać wątpliwości, na ile brzmienie zastrzeżeń towarzyszących właściwemu zgłoszeniu wynalazku znajduje odzwierciedlenie w opisie przedstawionym wraz ze zgłoszeniem wstępnym.

Po dokonaniu wstępnego zgłoszenia, zgłaszający będzie mógł ujawnić wynalazek publicznie – bez obaw o zniweczenie przesłanki nowości – np. w toku prac nad jego wdrożeniem do produkcji seryjnej lub poszukiwaniem finansowania komercjalizacji wynalazku. Zgłoszenie wstępne daje też zgłaszającemu pewne pole manewru w zakresie dopracowania wynalazku, a co za tym idzie – brzmienia zastrzeżeń. Niewykluczone, że – śladem rozwiązań przyjętych w USA – opłata zgłoszeniowa za zgłoszenie wstępne będzie niższa niż za zgłoszenie „właściwe”.

Warto jednak pamiętać, że najpewniej data złożenia wstępnego zgłoszenia będzie również datą tzw. pierwszeństwa konwencyjnego. Oznacza to, że zgłaszający będzie musiał przed upływem 12 miesięcy nie tylko podjąć decyzję, czy dokonać „właściwego” zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), ale również, czy dokonać go w urzędach patentowych innych państw bądź rozpocząć procedurę regionalną (postępowanie prowadzone przez Europejski Urząd Patentowy) lub międzynarodową w trybie PCT.

2. Zastąpienie trybu (postępowania) badawczego przyznawania ochrony na wzory użytkowe, trybem rejestrowym, co ma wpłynąć na skrócenie postępowania zgłoszeniowego ze średnio dwóch lat do jednego roku (dane podane przez projektodawcę). Sprawozdanie ze stanu techniki byłoby sporządzane przez Urząd Patentowy jedynie na żądanie zgłaszającego.

Wzór użytkowy to (przestrzenne) rozwiązanie techniczne, które jest nowe i ma zastosowanie przemysłowe – zgłoszenie wzoru użytkowego może być alternatywą dla ubiegania się o patent na wynalazek. Wynalazek musi być przemysłowo stosowalny, nowy i ponadto posiadać poziom wynalazczy. Warto zaznaczyć, iż jeszcze w roku 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która zlikwidowała przesłankę użyteczności – warunkiem udzielenia ochrony jest więc jedynie, aby wzór użytkowy był przemysłowo stosowalny i nowy.

Podobnie jak w przypadku ochrony wzorów przemysłowych rejestracyjny tryb udzielania ochrony na wzór użytkowy ma zarówno zalety, jak i wady. Istotną zaletą jest z pewnością znaczące skrócenie czasu na przyznanie prawa z rejestracji – potencjalnie nawet do kilku miesięcy, co pozwala chociażby na niezwłoczne wystąpienie do sądu przeciwko osobom korzystającym ze wzoru bezprawnie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że prawa z rejestracji będą uzyskiwane na rozwiązania, które nie są nowe a następnie egzekwowane przeciwko przedsiębiorcom korzystającym z chronionego rozwiązania. Oczywiście w takim przypadku pozwany może zwrócić się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji, ale w przypadku trybu badawczego jest szansa, że „wada” wzoru zostałaby wychwycona przez eksperta UPRP i prawo ochronne nie zostałoby udzielone.

3. Utworzenie depozytu umożliwiającego przechowywanie informacji technicznych i technologicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Prowadzony przez UPRP depozyt miałby służyć do przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykorzystywanych następnie np. jako dowód na okoliczność przedmiotu tej informacji oraz pierwszeństwa dysponowania nią przez deponenta (data zgłoszenia depozytu będzie datą pewną) – przy czym depozyt jest przeznaczony dla informacji technicznych i technologicznych przedsiębiorstwa a nie informacji organizacyjnych lub innych np. listy dostawców [3]. Obecnie przedsiębiorcy nie dysponują formalnym narzędziem, które pozwalałoby potwierdzić, że w określonej dacie posiadali oni informacje poufne o określonej treści. Stanowi to oczywiście problem podczas postępowań sądowych dotyczących bezprawnego wykorzystania takiej informacji. Możliwość sięgnięcia do zdeponowanych w Urzędzie informacji może np. znacznie ułatwić podjęcie sądowi decyzji co do udzielenia zabezpieczenia tymczasowego. Po drugie, utworzenie depozytu może też zmobilizować przedsiębiorców do zebrania, ujednolicenia i ustrukturyzowania informacji poufnych, którymi dysponują, w jeden pakiet dokumentacji. Po trzecie, zdeponowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może być pomocne do sprecyzowania, co dokładnie jest przedmiotem umowy o korzystanie np. z wynalazku niezgłoszonego do ochrony patentowej, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oczywiście, prowadzenie przez UPRP depozytu nie będzie oznaczało, udzielania przez UPRP jakiejkolwiek gwarancji, iż zdeponowana informacja faktycznie stanowi – w chwili jej zdeponowania – informację poufną w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [4]. Zdeponowanie takich dokumentów nie przesądza również, kiedy dokładnie informacja poufna została wytworzona, a jedynie potwierdza, że istniała ona najpóźniej w dacie zgłoszenia i – w przekonaniu zgłaszającego – stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa. Wreszcie, UPRP nie będzie zapewne badał, czy deponent korzysta ze zdeponowanych informacji w sposób legalny tj. czy informacje te nie zostały uzyskane przez niego bezprawnie np. wskutek prowadzenia szpiegostwa gospodarczego w przedsiębiorstwie konkurenta.

4. Likwidacja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Wspólne prawo ochronne to prawo na znak towarowy używane przez kilka osób, które wspólnie zgłosiły znak towarowy lub wspólnie nabyły prawo ochronne [5]. Ta zmiana nie oznacza, że kilka osób nie będzie mogło być współuprawnionymi z prawa ochronnego na znak towarowy, określenie zasad wspólnego korzystania z tego prawa będzie jednak zależało wyłącznie od współuprawnionych, nie będą one np. zobowiązane do uzgodnienia regulaminu korzystania ze znaku.

Powyższe nie oznacza likwidacji tzw. znaków towarowych wspólnych (kolektywnych) – wspólne prawo ochronne na znak towarowy ≠ wspólny znak towarowy ani znak towarowy gwarancyjny (znaki kolektywne). Wspólny znak towarowy może być zgłoszony np. przez organizację reprezentującą interesy przedsiębiorców i następnie używany przez tę organizację lub jej członków. Przykładowo, znak „SPOŁEM”, zgłoszony przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM (R.000345).

 

Z kolei wspólny znak towarowy gwarancyjny służy do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego, co oznacza, że mogą go używać jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnili określone przez uprawnionego warunki np. dotyczące sposobu produkcji towarów (sam uprawniony nie może prowadzić działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane). Przykładem może być wspólny znak towarowy gwarancyjny „ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA” zarejestrowany przez Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa (R.244146) lub znak towarowy „POLSKA CEGŁA” zarejestrowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych (R.276591).

5. Skonsolidowanie (jednorazowej) opłaty zgłoszeniowej i (okresowej) opłaty za pierwszy okres ochrony [6]. Możliwe, że zmiana będzie polegała na połączeniu opłaty zgłoszeniowej z opłatą za pierwszy okres ochrony. Takie uproszczenie niekoniecznie będzie korzystne dla zgłaszających – obecnie opłatę zgłoszeniową zgłaszający uiszcza zanim UPRP wyda decyzję odnośnie przyznania prawa wyłącznego (może być to decyzja odmowna), a opłatę za pierwszy okres ochrony tylko w przypadku wydania przez UPRP decyzji pozytywnej. W razie połączenia obydwu opłat w jedną, płaconą na początku postępowania, zgłaszający, wobec których UPRP wyda decyzję odmowną, zapłacą więcej.

6. IP COMBO – obniżenie opłat zgłoszeniowych o 30%, jeśli zgłaszający zgłosi w okresie trzech miesięcy trzy różne przedmioty własności przemysłowej – zakładam, że chodzi tu zarówno o np. trzy różne znaki towarowe albo znak towarowy, wzór przemysłowy i wynalazek. Przykładowo, obecnie opłata od zgłoszenia wynalazku wynosi 550 zł [7]. Trzy zgłoszenia wynalazków to 1.650 zł. Obniżenie każdej z tych opłat o 30% (165 zł) pozwoliłoby oszczędzić łącznie 495 zł.

Powyższa możliwość może sprzyjać zgrywaniu w czasie dokonywania różnych zgłoszeń (o ile inne czynniki nie będą stały temu na przeszkodzie), ale raczej nie doprowadzi do dokonywania na istotną skalę zgłoszeń motywowanych jedynie chęcią obniżenia kosztów, np. zgłoszenie jakiegokolwiek znaku towarowego w związku ze zgłaszaniem dwóch wynalazków. Oszczędność nie jest bowiem duża, a dokonanie zgłoszenia wiąże się też z innymi wydatkami niż sama opłata zgłoszeniowa np. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

7. Utworzenie postępowania koncyliacyjnego jako alternatywnego względem postępowania spornego sposobu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego przedmiotu własności przemysłowej. Zlikwidowany zostanie natomiast obowiązkowy dwumiesięczny okres ugodowy (tzw. cooling-off period) w postępowaniu sprzeciwowym prowadzonym w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego. Koncyliacja (mediacja) jest wszczynana na wniosek stron, dobrowolna (postępowanie jest prowadzone tak długo, jak długo strony są zainteresowane jego prowadzeniem) a rozstrzygnięcie koncyliatora (bezstronnego fachowca prowadzącego postępowanie) nie jest wiążące dla stron – inaczej niż w przypadku arbitrażu, w przypadku którego rozstrzygnięcie arbitra jest wiążące [8]. Postępowanie koncyliacyjne może okazać się efektywnym sposobem zażegnywania sporów między stronami, zwłaszcza jeśli jego wynikiem mogłoby być np. ograniczenie patentu lub ograniczenie wykazu towarów (częściowe zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy).

8. Ograniczenie rozpraw w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP na rzecz posiedzeń niejawnych. W postępowaniu spornym Urząd Patentowy rozstrzyga m.in. sprawy o unieważnienie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie przeprowadzanie rozpraw w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego jest zasadą – po zmianach sytuacja uległaby odwróceniu – zasadą byłoby orzekanie przez UPRP na posiedzeniach niejawnych. W postępowaniach spornych kluczowymi dowodami są dowody z dokumentów a nie z przesłuchania świadków, więc z tego punktu widzenia znaczenie rozpraw jest ograniczone. Z drugiej strony, nie należy bagatelizować znaczenia publicznego rozpatrywania spraw oraz wartości przedstawienia argumentów strony bezpośrednio przed kolegium orzekającym do spraw spornych. Oczywiście Urząd będzie mógł przeprowadzić rozprawę, gdy uzna to za celowe lub gdy strona zwróci się o przeprowadzenie rozprawy i należycie to uzasadni.

Treść projektu nowej ustawy Prawo własności przemysłowej z pewnością będzie jeszcze przedmiotem dyskusji i zmian.

Już teraz jednak warto, aby każdy innowacyjny przedsiębiorca rozważył w swojej strategii kilka poniższych kwestii.

  • Rolę wzorów użytkowych w portfolio IP przedsiębiorstwa i dokonanie ewentualnych zgłoszeń, także w celach defensywnych tzn., aby uniemożliwić konkurentom uzyskanie prawa wyłącznego na takie rozwiązanie (przy założeniu, że nie jest wykorzystywane w sposób, który prowadził do jego ujawnienia).
  • Ochronę informacji poufnych, a dokładnie zapewnienie takich środków organizacyjnych i technicznych, żeby pozostawały one poufne oraz takie uporządkowanie tych informacji, żeby łatwe było zgłoszenie uporządkowanych pakietów dokumentacji do depozytu Urzędu Patentowego. Nawet gdyby taki depozyt ostatecznie nie powstał, to uporządkowanie dokumentów zawierających informacje poufne może przesądzić o sukcesie w sporze z konkurentem, który korzysta z tych informacji bezprawnie np. uzyskał je od byłego pracownika, który był zobowiązany do zachowania poufności.
  • Know-how kluczowy dla działalności przedsiębiorstwa warto zdeponować z czysto defensywnych względów, aby w razie sporu z konkurentem łatwe było wykazanie, że przedsiębiorca dysponował określonym know-how co najmniej w dacie zgłoszenia depozytu do Urzędu Patentowego.

Przypisy:

[1] https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html (dostęp: 01.09.2021 r.). Treść projektu ustawy nie jest jeszcze znana, ma on zostać przyjęty w IV kwartale 2021 r. Zob. też J. Styczyński, Nowa odsłona prawa własności przemysłowej, Dziennik Gazeta Prawna z 16.08.2021 r.

[2] https://www.uspto.gov/patents/basics/types-patent-applications/provisional-application-patent

[3] Oczywiście powstaje pytanie o konsekwencje zgłoszenia do depozytu informacji do niego nieprzeznaczonych.

[4] Informacja poufna będzie mogła stracić taki status już po zdeponowaniu np. wskutek działań przedsiębiorcy-deponenta.

[5] Używanie znaku przez te osoby nie może być sprzeczne z interesem publicznym ani mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza co do pochodzenia towaru, Szczegółowe zasady używania znaku określa regulamin.

[6] Udzielenie prawa wyłącznego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony.

[7] Pomijam inne opłaty w postępowaniu np. za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa.

[8] A. Szumański, Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, MOP 1997, Nr 2.

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

Czy bohater gry wideo to własność intelektualna?

Czy bohater gry wideo to własność intelektualna?

utworzone przez | 21 kwietnia, 2021 | IP

Czytaj: 18 min

L’État c’est moi („Państwo to ja”) – powiedział rzekomo Ludwik XIV o Francji. Wielu bohaterów fikcyjnych uniwersów mogłoby równie stanowczo rzec: Le jeu, c’est moi („Gra to ja”). Nie trzeba osiągnąć statusu Lary Croft ani Doom Marine, żeby skupiać w sobie wizję artystyczną, fabułę oraz marketing gry albo całej serii gier – w sequelu można zmienić silnik oraz assety, ale protagonista zazwyczaj pozostanie bez zmian. Bohater ma też zdolność funkcjonowania w innych grach (np. gościnny występ Geralta w Soul Calibur IV) bądź innych mediach – filmach, komiksach itp.

Dlatego warto odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze, jak w ogóle można uchwycić bohatera od strony prawnej? Po drugie, czy bohater przetrwa (prawnie) poza samą grą? Po trzecie, kto trzyma bohatera w (prawnej) garści?

CZYM JEST BOHATER GRY?

Bohaterowie gier to przeważnie postacie fikcyjne składające się w uproszczeniu z „warstwy audiowizualnej” oraz z „warstwy fabularnej”. Ta pierwsza jest niezbędna w niemal każdej grze, a druga zupełnie opcjonalna (jak nieraz i cała fabuła). Na tę pierwszą składają się szkice koncepcyjne, rysunki 2D i modele 3D, portrety, nagrania dialogów itp. Na drugą warstwę składają się nazwa bohatera, jego opis, a w pewnej mierze także linie dialogowe, jeśli budują charakter postaci (choćby słynne one-liner’y Duke Nukem’a).

Bohater nie musi być ani człowiekiem ani (mniej lub bardziej zantropomorfizowanym) zwierzęciem. DC Comics wygrało spór z właścicielem warsztatu produkującego repliki Batmobila (Gotham Garage). W ocenie sądu ten ikoniczny pojazd nabrał cech uprawniających do objęcia samodzielną ochroną. Mimo że Batmobil nie jest identyczny w każdym komiksie bądź filmie, to jest rozpoznawalny między innymi przez zastosowanie pewnych powtarzalnych motywów wizualnych, takich jak kratownica, spojler, gadżety i broń. To w zasadzie wystarczyłoby do rozstrzygnięcia sporu, ale w swoim wywodzie sąd poszedł o krok dalej przypisując Batmobilowi wprost status superbohatera o osobowości, którą kształtują takie cechy jak szybkość, siła, przebiegłość, nieuchwytność[1].

Batmobil, wz. 1966

Bohater gry jest więc fuzją jego przedstawienia wizualnego (ilustracje, modele 3D) i dźwiękowego (przede wszystkim nagrania wypowiedzi) oraz charakterystyki, którą rekonstruujemy choćby w oparciu o scenariusz, zwłaszcza dialogi. Każdy z tych elementów może być w pewnym zakresie objęty prawami własności intelektualnej i żeby zapewnić sobie prawną kontrolę nad bohaterem trzeba zebrać je wszystkie. Na początku warto jeszcze zaznaczyć, że prawa własności intelektualnej nie dotyczą umiejętności postaci (zwłaszcza bohaterów gier sieciowych), które są elementem – zasadniczo niepodlegającej ochronie – mechaniki gry.

WIZERUNEK BOHATERA GRY JAKO IP

Warstwa graficzna bohatera gry jest dość łatwa do uchwycenia i to przez kilka praw własności intelektualnej.

Po pierwsze, poszczególne przedstawienia plastyczne danej postaci będą najpewniej utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Ochrona prawem autorskim powstaje bez konieczności dopełniania żadnych formalności z chwilą stworzenia utworu, choćby miał on postać nieukończoną. Dlatego chroniony będzie zarówno wczesny projekt wizerunku bohatera zamieszczony w pitchu, nie wykorzystane nigdzie szkice stworzone w toku produkcji, jak i ostateczna wersja, która trafi na okładkę pudełka z grą – a częściej – karty produktu w sklepie.

Po drugie, prawa autorskie rozciągają się na każde użycie takiego wizerunku, a więc nie tylko w grze wideo. Bez zgody właściciela praw autorskich nie można np. sprzedawać koszulek z nadrukowanym wizerunkiem postaci z gry. Prawo autorskie ma jednak swoje granice. Wyłącznością objęte jest zasadniczo korzystanie z utworu w formie oryginalnej lub przetworzonej. Kreacje tylko podobne do oryginału, ale nieprzejmujące z niego żadnych twórczych elementów nie będą naruszały praw autorskich.

Barik z Paladins

Wielu bohaterów z gier stanowi zresztą warianty pewnego typu postaci, a ich wygląd ma odzwierciedlać funkcje pełnione w grze. Dlatego nie uważam, żeby Barik z Paladins był „plagiatem” Torbjorna z Overwatch, nawet jeśli mają podobne umiejętności i pełnią zbliżoną rolę w grze. Z drugiej strony, stworzenie konkurencyjnej gry (np. sieciowego shootera), którego większość bohaterów została zainspirowana postaciami z wcześniejszej produkcji, mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Torbjorn z Overwatch

Dużo bardziej problematyczne podobieństwo dostrzegam między Hunterem (Bulletville, poniżej po lewej) a zaprojektowanym później Fuse’m (Apex Legends). Jest ono problematyczne zwłaszcza z tego powodu, że cechy wspólne nie wynikają z konieczności przedstawienia cech postaci „kosmicznego pirata”.

To, co z perspektywy prawa autorskiego jest już jedynie dziełem inspirowanym, może być naruszeniem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Dlatego warto rozważyć to narzędzie do ochrony projektu bohatera – zwłaszcza, jeśli poza samą grą projekt będzie wdrożony do serii zabawek lub gadżetów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na tzw. zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia i jest poręczną bronią w walce z producentami lub sprzedawcami podróbek – np. figurek, gier. Zarejestrowanie wzoru przemysłowego wymaga złożenia wniosku do urzędu patentowego właściwego dla terytorium, na którym wzór ma być chroniony. W przypadku terytorium UE sprawa jest ułatwiona o tyle, że wystarczy wniosek do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej – prawo z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego obejmuje terytorium całej UE[2]. Na taką rejestrację projektów postaci z gry Tearaway (poniżej po lewej) zdecydowało się studio Media Molecule[3] oraz swojej postaci (poniżej po prawej) – studio Outfit7 Limited[4].

Trzecią opcją uchwycenia wyglądu bohatera od strony prawnej jest prawo ochronne na (graficzny) znak towarowy. Znaki towarowe to oznaczenia służące do wskazania klientom, że towary ze znakiem towarowym (np. gry wideo, zabawki, filmy) pochodzą od określonego producenta. Znak towarowy zabezpiecza więc producenta lub wydawcę gry choćby przed używaniem wizerunku bohatera gry dla produktów, z którymi nie ma on wspólnego np. nielicencjonowane zabawki[5]. Poniżej główny bohater gry Angry Birds (ptak Red) jako znak towarowy (w wersji z gry oraz z filmu) i licencjonowane produkty, w tym licencjonowany zestaw Lego oparty na licencjonowanym filmie.

Jeśli w przypadku wzoru przedstawienie bohatera jest projektem produktu, to w przypadku znaku towarowego bohater jest znakiem sygnalizującym, że dany produkt pochodzi od producenta gry albo współpracującego z nim podmiotu.

NAZWA BOHATERA ZNAKIEM TOWAROWYM

Nazwa własna bohatera to znacznie mniej opcji ochrony niż w przypadku jego przedstawienia. Co do zasady odpada prawo autorskie (nie pozwala ono na ochronę pojedynczych słów) oraz wzory przemysłowe (ochronie podlega „postać” wytworu). Ochrona nazwy bohatera w postaci słownej jest ciekawa głównie dlatego, że nie ma znaczenia jej konkretne przedstawienie graficzne – wyłączność prawna obejmuje w praktyce większą liczbę wariantów oznaczenia niż przy znaku graficznym lub słowno-graficznym. Słownym znakiem towarowym są „Marcus Fenix”, „Lara Croft”, „Duke Nukem”[6], „Earthworm Jim”, „Worms” (bohater zbiorowy?), „Mario”[7] (unijny znak towarowy nr 007061501) oraz „Geralt”[8]. Nie ma przeszkód, żeby nazwę bohatera i jego wizerunek umieścić na jednym znaku towarowym – tak jak na słowno-graficznym znaku Pikachu[9].

Większą elastyczność w operowaniu znakami towarowymi daje jednak ochrona poszczególnych aspektów bohatera za pomocą odrębnych znaków towarowych. Przykładowo zarówno imię „Yoshi”, jak i jego trójwymiarowy kształt są dwoma niezależnymi unijnym znakami towarowymi[10].

Postacie z gier wideo zgłasza się jako znaki towarowe przede wszystkim dla takich towarów i usług jak: oprogramowanie gier komputerowych [do pobrania], oprogramowanie gier komputerowych [nagrane], programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych; usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami do gier komputerowych (klasy 9 i 41 Klasyfikacji Nicejskiej). Jeśli ochrona miałaby obejmować także np. seriale telewizyjne, filmy telewizyjne i kinowe, książki, komiksy, breloczki, ubrania itp., to trzeba wskazać właściwą klasę i wyraźnie wymienić takie towary.

Wybór określonych towarów ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, uprawniony powinien w sposób rzeczywisty używać znaku towarowego dla wybranych towarów – w przeciwnym razie naraża się na stwierdzenie wygaśnięcia znaku. W przypadku towaru lub usługi takich jak gra wideo ryzyko nie jest wysokie, ponieważ są one oferowane przez platformy sprzedażowe przez długi okres. Inaczej sprawa przedstawia się z gadżetami (kubki, figurki, koszulki), które przeważnie są dostępne jedynie przy okazji premiery[11]. Po drugie, wybrane towary wyznaczają zakres ochrony znaku. W uproszczeniu, uprawniony ze znaku może zakazywać innym osobom posługiwania się takim znakiem w obrocie gospodarczym na potrzeby towarów identycznych lub podobnych do towarów, dla których znak jest zarejestrowany[12]. Uprawniony może też zakazywać innym osobom zgłaszania takich oznaczeń jako znaków towarowych. W tym kontekście interesująca jest rejestracja polskiego znaku słowno-graficznego „Geralt” dla napojów alkoholowych (klasa 33 Klasyfikacji Nicejskiej)[13].

Na marginesie, w jednej z reklam do osoby Geralta nawiązał producent piwa, zrobił to jednak w bardziej subtelny sposób.

MONOPOL PRAWNY NA ZGRYŹLIWOŚĆ GERALTA?

Najtrudniejsza do ewentualnej ochrony jest charakterystyka bohatera. Przeważnie bohaterów fikcyjnych poznajemy dopiero wraz z rozwojem opowieści, sekcjonując i scalając rozproszone zdania opisujące poszczególne cechy, wnioskując na podstawie podejmowanych przez nich działań, kultywowanych zwyczajów, przeżyć wewnętrznych. Ten obraz jest o tyle kompletny, o ile twórca uznał to ważne dla fabuły albo przyjętej stylistyki, lecz im mniej będzie on oryginalny, tym mniejsze szanse są na uzyskanie wyłączności[14]. Dlatego jakąkolwiek szansę na wykreowanie osobowości o tym poziomie skomplikowania mają protagoniści z gier przygodowych bądź tych gier RPG, w których charakter bohatera jest graczowi narzucony. „Przeszczepienie” takiej postaci do innej gry, książki lub filmu – nawet pod innym imieniem – potencjalnie mogłoby stanowić naruszenie praw autorskich do pierwowzoru (np. utworu literackiego jakim jest scenariusz gry) bądź czyn nieuczciwej konkurencji. Udowodnienie takiego naruszenia przeważnie nie będzie zadaniem łatwym.

DO KOGO NALEŻY BOHATER GRY?

Skoro bohater gry wideo składa się głównie z własności intelektualnej, to o jego losach zadecyduje ten, kto pozyska odpowiednie prawa. Majątkowe prawa autorskie powstaną na rzecz twórcy z chwilą, gdy zostanie przez niego ustalony w jakiejkolwiek postaci „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze” np. szkic wizerunku bohatera. Nie ma znaczenia, czy taki szkic zostanie kiedykolwiek ukończony ani jaką będzie miał wartość artystyczną lub majątkową. Jeżeli producent gry zatrudnia twórcę na podstawie stosunku pracy, to prawa autorskie do tzw. utworów pracowniczych generalnie przechodzą na pracodawcę[15]. Do każdego utworu prawa powstaną oddzielnie, więc w interesie producenta gry leży takie zorganizowanie procesu tworzenia gry, żeby nie powstały wątpliwości, czy nabył on prawa do wszystkich assetów. Przykładowo – do nieukończonego projektu stworzonego na etapie prac koncepcyjnych przez byłego pracownika, a który to projekt świetnie nadałby się do premierowych materiałów prasowych.

Jeżeli ostateczny efekt wynika ze współdziałania więcej niż jednej osoby, to od nich wszystkich należy nabyć prawa autorskie. Interesujący spór toczył się na kanwie komiksu „Spawn” pomiędzy Neilem Gaimanem a Scottem McFarlane[16]. Początkowo obydwaj panowie pracowali nad serią wspólnie. McFarlane był ilustratorem, więc a aspekcie wizualnym to on powołał do życia bohaterów komiksu, podczas gdy Neil Gaiman sugerował cechy charakteru i opracował generalną linię fabularną. Kiedy ich drogi się rozeszły a Scott McFarlane z sukcesem wydawał kolejne zeszyty, Neil Gaiman wytoczył powództwo po uznanie jego współautorstwa do postaci występujących w komiksie, zwłaszcza Angeli, księcia Nicholasa Cogliostro i Medieval Spawn’a. Sąd zauważył, że co prawda na podstawie samego tylko słownego opisu np. księcia Cogliostro można by uznać za postać stereotypową, to w połączeniu z nazwą oraz graficznym wizerunkiem spełnia on wymogi objęcia ochroną prawa autorskiego. Z drugiej jednak strony bez wkładu powoda – samodzielnie nie będącego utworem – rzeczona postać byłaby chroniona jedynie na płaszczyźnie graficznej. W konsekwencji sąd uznał obydwu artystów za współautorów[17].

Prawa własności przemysłowej – prawo ochronne na znak towarowy i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego powstaną na rzecz wnioskodawcy dopiero po wydaniu decyzji przez odpowiedni urząd. Producent powinien więc najpierw nabyć prawa od swoich pracowników i współpracowników (prawa autorskie, prawo do uzyskania prawa na wzór przemysłowy) a następnie dokonać zgłoszenia. Materiały graficzne przeważnie mogą być chronione zarówno prawem autorskim (ochrona powstaje automatycznie) i prawem własności przemysłowej np. jako znak towarowy (ochrona powstaje przez wydanie decyzji administracyjnej)[18].

Każde z majątkowych praw własności intelektualnej[19] można wycenić – jeśli wycena będzie korzystna to prawa mogą stanowić istotny składnik wartości całego studia. Wartość tych praw, szczególnie znaków towarowych, będzie wzrastać im bardziej popularna będzie gra – im więcej kopii kupią gracze oraz im szerszy będzie marketing. Prawa własności intelektualnej to również narzędzia pozwalające studiu deweloperskiemu zarządzać korzystaniem z bohaterów –licencjonować korzystanie z ich wizerunków na określonych zasadach i terytoriach – np. autoryzować ich występ w filmie animowanym, komiksie czy na koszulce. Zachowanie przez studio praw własności intelektualnej po stronie studia daje też kontrolę nad tworzeniem sequeli i spin-offów.

Niezależnie od tego czy bohater to ptak, samolot czy Superman[20], są oni bez wątpienia twórczą kreacją, a ta jest w centrum zainteresowania prawa własności intelektualnej. Dlatego tworzenie bohatera gry to nie tylko wyzwanie artystyczne, gameplayowe i marketingowe, ale też prawne.

 

Przypisy:

[1] DC Comics v. Towle, 2013 WL 541430, F. Supp. 2d (C.D. Cal. Feb. 7, 2013).

[2] Bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek formalności powstaje ochrona tzw. niezarejestrowanym wzorem przemysłowym UE. W swoich założeniach jest to prawo bardzo podobne do „klasycznego” wzoru przemysłowego, odróżnia m.in. brak konieczności dokonywania rejestracji oraz ograniczony zakres ochrony – zwłaszcza krótszy czas jej trwania.

[3] Iota – wspólnotowy wzór przemysłowy nr 002088013-0002, Atoi – wspólnotowy wzór przemysłowy nr 002088013-0003.

[4] Wspólnotowy wzór przemysłowy nr 007695119.

[5] Angry Birds – unijne znaki towarowe nr 009894445 i nr 013308267. Znaki zarejestrowane a rzeczywiście używane na produktach różnią się szczegółami.

[6] Przez krótki czas bohater tej serii gier nosił miano „Duke Nukum”, ponieważ Apogee Software zorientowało się, że Duke Nukem to jeden z antagonistów Kapitana Planety z serialu Kapitan Planeta i planetarianie. Gdy okazało się, że producent serialu nie zarejestrował „Duke Nukem” jako znaku towarowego, zrobiło to Apogee i przechrzciło swojego bohatera z „Duke Nukum” ponownie na „Duke Nukem”.

[7] Kolejno unijne znaki towarowe nr 006889431, 000549006, 009959181, 010936458, 000857292, 010936458.

[8] Unijny znak towarowy nr 011918257. Słowne znaki „Geralt” zostały zarejestrowane zarówno przez Andrzeja Sapkowskiego, jak i przez CD Projekt S.A. W analogiczny sposób postąpiono ze znakiem „Geralt of Rivia”.

[9] Unijny znak towarowy nr 017252784.

[10] Unijne znaki towarowe nr 004230694 oraz 015298607.

[11] Z wyjątkiem najpopularniejszych marek.

[12] W przypadku, gdy znaki lub towary nie są identyczne, uprawniony musi jeszcze wykazać, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Wymóg podobieństwa towarów nie ma zasadniczo znaczenia dla tzw. znaków renomowanych.

[13] Prawo ochronne nr R.333556.

[14] Do kanonu weszły już orzeczenia amerykańskich sądów w sprawach dotyczących filmu „The Cohens and The Kellys” (bohaterami filmu były dwie skłócone rodziny) oraz filmu Sokół Maltański: Anne Nichols v. Universal Pictures, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930) oraz Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broad. Sys. Inc., 216 F.2d (9th Cir. 1954). Argument o ochronie spójnej charakterologicznie postaci James’a Bonda (granego w kolejnych filmach przez różnych aktorów) podniesiono również w sporze Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda, 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995).

[15] Słowo „generalnie” sugeruje, że ustawieniu procesów nabywania praw w studiu deweloperskim warto poświęcić uwagę.

[16] Postać Spawn’a jest też dobrym przykładem na „elastyczność” fikcyjnych postaci. Spawn jest bohaterem komiksu, serialu animowanego, filmu, gry planszowej, gier video oraz concept albumu zespołu Iced Earth.

[17] Gaiman v. McFarlane, 360 F.3d 644, 660 (7th Cir. 2004). Szerzej G. Schienke, „The Spawn of Learned Hand-A Reexamination of Copyright Protection and Fictional Characters: How Distinctly Delineated Must the Story Be Told?” [w:] „Marquette Intellectual Property Law Review” t. 9 nr 1, 2005, s. 74 i nast. Oczywiście sprawa była rozstrzygana w oparciu o prawo obowiązujące w USA, więc należy podchodzić do tego przykładu z pewną rezerwą.

[18] Od tej reguły są pewne wyjątki – niezarejestrowany unijny wzór przemysłowy i znak towarowy powszechnie znany.

[19] Majątkowe prawa autorskie, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

[20] Detective Comics, Inc. v. Burns Publications, 111 F.2d 432; 434 (2d Cir. 1940).

dr Marcin Balicki SPCG

dr Marcin Balicki

adwokat
Counsel

  1. Strony:
  2. 1
  3. 2

Pin It on Pinterest