SPCG for FinTech (cz. 5) – Podatkowe korzyści z tworzenia własności intelektualnej

SPCG for FinTech (cz. 5) – Podatkowe korzyści z tworzenia własności intelektualnej

Czytaj: 8 min

Własność intelektualna jest często traktowana jako miernik innowacyjności, a ponieważ ustawodawcy generalnie zależy na podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki, to zachęca do tworzenia określonych typów IP m.in. za pomocą preferencji podatkowych.

Przede wszystkim, instytucje finansowe tworzące „wewnętrznie” własność intelektualną mogą bez podnoszenia pensji brutto ani ponoszenia dodatkowych kosztów podnieść wysokość efektywnie uzyskiwanego przez pracowników i współpracowników wynagrodzenia poprzez:

  • wdrożenie w instytucji finansowej rozliczania kosztów uzyskiwania przychodów w wysokości 50% przychodów uzyskiwanych przez pracowników lub współpracowników z tytułu rozporządzenia prawami własności intelektualnej;
  • wsparcie współpracowników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą we wdrożeniu stosowania ulgi IP BOX.

Ponadto, na różnych etapach cyklu życia własności intelektualnej instytucja finansowa może korzystać z ulg podatkowych:

  • ulgi B+R (badawczo-rozwojowej), kiedy prowadzone są prace mogące doprowadzić do powstania własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulga kosztowa);
  • ulgi IP BOX, kiedy instytucja finansowa uzyskuje dochód z korzystania z własności intelektualnej, np. ze sprzedaży produktów, które przynajmniej częściowo są chronione prawami własności intelektualnej (ulga dochodowa).

50% koszty uzyskania przychodów

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe m.in. dla osób uzyskujących przychody z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi bądź prawami własności przemysłowej (mogą to być osoby zatrudnione przez instytucję finansową na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ale nie w ramach relacji B2B). Z tej ulgi mogą skorzystać m.in. osoby wykonujące działalność twórczą w zakresie programów komputerowych lub działalność badawczo rozwojową dotyczącą rozwiązań FinTech.

Wprowadzenie 50% KUP wymaga przede wszystkim:

  • Określenia w umowie takiego zakresu obowiązków, który będzie korespondował ze wspomnianą wyżej działalnością twórczą oraz przykładowych efektów pracy (utworów w rozumieniu prawa autorskiego), np. programista będzie tworzył programy komputerowe lub ich części.
  • Nabywania przez instytucję finansową praw autorskich do tych utworów, ewentualnie uzyskiwania licencji na korzystanie z nich.
  • Wyodrębnienia w ramach wynagrodzenia tzw. honorarium autorskiego tj. tej części wynagrodzenia, która należy się za przeniesienie praw autorskich. Honorarium autorskie musi dotyczyć nabywania praw do konkretnych utworów a nie „czasu pracy twórczej”. Innymi słowy, spółka płaci za efekt pracy twórczej a nie za poświęcanie czasu pracy na pracę twórczą. Nie stoi to jednak na przeszkodzie powiązaniu wysokości honorarium z czasem pracy poświęconym na stworzenie utworu.
  • Powyższe prowadzi nas do obowiązku prowadzenia ewidencji utworów, do których prawa nabyła instytucja finansowa. Ewidencja musi pozwalać na identyfikację konkretnych utworów a nie tylko przykładowych. Nie wystarczy więc wskazanie w ewidencji jednego modułu programu komputerowego jako „wzorcowego” dzieła, do którego prawa przeniósł na instytucję finansową programista.
  • Identyfikowanie utworów oraz samo prowadzenie ewidencji wymaga oczywiście dopasowania do charakteru pracy poszczególnych członków zespołu, np. dużo łatwiej może być zidentyfikować efekty miesięcznej pracy grafika niż programisty.
  • Choroba lub urlop pracownika nie wykluczają możliwości wypłacenia honorarium autorskiego.
  • Maksymalny limit kwoty dochodów, dla których możliwe jest odliczenie 50% kosztów ich uzyskania wynosi 120.000 zł złotych rocznie.

Korzystanie z 50% KUP w przypadku programistów wymaga ponadto całkowitej lub częściowej rezygnacji z ustawowego mechanizmu nabywania przez pracodawcę praw autorskich do programów komputerowych. Jak wspomnieliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów [Nabywanie praw do IP tworzonego wewnętrznie dla instytucji finansowej], ów mechanizm ustawowy jest sam w sobie bardzo korzystny, mianowicie, prawa autorskie do programów komputerowych stworzonych w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy powstają na rzecz pracodawcy. Skoro prawa nie „przechodzą” z pracownika na pracodawcę (tak jest w przypadku innych utworów), tylko od razu „powstają” na rzecz pracodawcy, to ten ostatni ma pewność dysponowania pełnią praw do oprogramowania. Problem w tym, że w przekonaniu organów skarbowych, skoro prawa nie „przechodzą” z pracownika na pracodawcę, to pracownik nie otrzymuje honorarium autorskiego. Innymi słowy, czemu pracodawca miałby płacić za te prawa pracownikowi, skoro ma je niezależnie od woli pracownika. Fiskus akceptuje jednak rozwiązanie polegające na odejściu w umowie o pracę od automatycznego nabywania przez pracodawcę praw autorskich do programów komputerowych i uregulowanie przeniesienia praw autorskich w odrębnej umowie, co pozwala na zastosowanie 50% KUP.

Dobrą praktyką jest zwrócenie się o wydanie interpretacji indywidualnej przed wdrożeniem korzystania z 50% KUP w instytucję finansową lub najpóźniej przy okazji jego wdrażania. Samo wdrożenie oznacza w praktyce:

  • identyfikację stanowisk i zakresu obowiązków pozwalających na skorzystanie z 50% KUP;
  • uwzględnienie w umowach z pracownikami wymagań opisanych wyżej (w tym wyodrębnianie honorarium autorskiego, a w przypadku programistów zmiana sposobu nabycia praw autorskich);
  • przygotowanie ewidencji utworów i wdrożenie procesu jej stosowania w instytucji finansowej, np. „rozliczanie” przeniesienia praw autorskich przez każdego pracownika za każdy miesiąc.

Korzystanie z 50% KUP jest możliwe zarówno w modelu, w którym pracownik lub współpracownik przenosi na instytucję finansową prawa własności intelektualnej, jak i w modelu, w którym wymieniona osoba udziela instytucji finansowej licencji wyłącznej bądź niewyłącznej.

Ulga B+R

Prowadzenie przez instytucję finansową działalności badawczo-rozwojowej pozwala skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, która polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych – efektywnie takie koszty są więc odliczane dwukrotnie. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań – działalność B+R może dotyczyć zarówno wdrożenia nowej technologii na potrzeby wewnętrzne instytucji finansowej (np. nowy system przetwarzania danych klientów), jak i na potrzeby klientów (np. nowy system autoryzacji transakcji dokonywanych przez klientów).

Badania naukowe obejmują dwie kategorie prac:

  • badania podstawowe – prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
  • badania aplikacyjne – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług bądź wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń – badania tego typu mogą mieć realne przełożenie na innowacyjność instytucji finansowej.

Z kolei prace rozwojowe to działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania, a także tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe bądź okresowe zmiany wprowadzane do tych produktów, procesów lub usług [1]. Pracami badawczo-rozwojowymi będzie więc np. projektowanie, prototypowanie, pilotaż, testowanie i ulepszanie produktów, technologii bądź usług, w tym oprogramowania (np. aplikacje mobilne, platformy cyfrowe). Nie ma znaczenia, jakiego typu technologii dotyczy wdrożenie; prace B+R mogą obejmować chociażby uwierzytelnianie biometryczne, smart kontrakty, algorytmy samouczące, robo-doradztwo, narzędzia wideo weryfikacji klientów.

Do kosztów kwalifikowanych, poniesionych na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zalicza się między innymi następujące wydatki [2]:

  • wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (wraz z narzutami, np. składkami ZUS) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  • poniesione w danym miesiącu należności z umowy zlecenia lub o dzieło uzyskiwane od osoby fizycznej (z wyłączeniem współpracy w modelu B2B) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
  • nabycie materiałów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze wykonane przez jednostki naukowe oraz nabycie od jednostki naukowej wyników prowadzonych przez nie badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Jeśli instytucja finansowa ma wyodrębniony dział badań i rozwoju, to jest bardzo prawdopodobne, że istotna część kosztów związanych z prowadzonymi w dziale projektami będzie mogła zostać objęta wspomnianą ulgą.

Wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową muszą być ujęte w odrębnej ewidencji księgowej. Dodatkowo, zalecane jest dokumentowanie prowadzonych prac, m.in. ewidencji czasu pracowników oraz współpracowników zaangażowanych we wspomnianą działalność. W tym celu wskazane jest wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w ramach instytucji finansowej lub jego raportowania w przypadku zewnętrznych współpracowników.

Instytucja finansowa może skorzystać z ulgi B+R niezależnie od tego, czy prace badawczo-rozwojowe zakończą się sukcesem. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R nie jest zakończenie np. badań aplikacyjnych uzyskaniem patentu na wynalazek lub prac rozwojowych opracowaniem gotowego produktu. Działania badawczo-rozwojowe powinny do tego zmierzać, ale mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Z drugiej strony, jeśli prace badawczo-rozwojowe zakończą się powodzeniem, to koszty związane z produkcją i dystrybucją nowego produktu nie będą już kosztami kwalifikowanymi, tak samo koszty wprowadzania rutynowych zmian w gotowym produkcie (np. zapewnianie dostępności i usuwanie błędów aplikacji mobilnej dla klientów). Jeśli jednak finalny produkt zawiera własność intelektualną wytworzoną w toku prac badawczo-rozwojowych, to instytucja finansowa może zacząć korzystać z ulgi IP BOX.

Ulga IP BOX

Jeśli instytucja finansowa w ramach działalności badawczo rozwojowej stworzyła własność intelektualną, a następnie udostępnia ją osobom trzecim, to warte rozważanie jest skorzystanie z ulgi IP Box. Ulga IP BOX polega na preferencyjnym opodatkowaniu (5% w podatku PIT i CIT) osiąganych w Polsce dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga stosowana jest po zakończeniu roku podatkowego przy składaniu zeznania podatkowego za dany rok).

  • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej, to m.in. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Przedmiot tego prawa (np. program komputerowy) musi zostać wytworzony lub przynajmniej rozwinięty bądź ulepszony w ramach działalności badawczo rozwojowej prowadzonej przez instytucja finansowa.
  • Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Jest ona rozumiana tak samo jak na potrzeby ulgi B+R.

Opodatkowane za pomocą preferencyjnej stawki mogą być przede wszystkim dochody z umów licencyjnych, sprzedaży praw własności intelektualnej, a także sprzedaży produktów lub usług, gdzie w cenie (wynagrodzeniu) uwzględniana jest cena danego prawa. Przeważnie nie będzie to więc pełen dochód osiągany ze sprzedaży produktu na rynku – im istotniejsza będą w nim kwalifikowane prawa własności intelektualnej, tym większa część dochodu ze sprzedaży danego produktu może zostać opodatkowana na preferencyjnych zasadach.

Ustalenie ostatecznej wysokości dochodu opodatkowanej preferencyjną stawką podatku wymaga jeszcze pomnożenia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej przez tzw. współczynnik Nexus. Współczynnik Nexus może maksymalnie wynosić jeden – w takim przypadku całość dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest opodatkowana podatkiem w wysokości 5%. Współczynnik Nexus ustala się w oparciu o poniższy wzór.

(a + b) * 1.3
a + b + c + d

Litery A, B, C i D to koszty faktycznie poniesione przez instytucję na:

  1. prowadzoną bezpośrednio przez instytucję działalność badawczo–rozwojową związaną z danym prawem – na przykład wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (wraz z narzutami, np. składkami ZUS), wydatki na umowy o dzieło lub zlecenie, wydatki z umów B2B, wydatki sfinansowane z dotacji, wydatki na prace związane z realizacją szerszego projektu badawczo-rozwojowego, który zakończył się wypracowaniem dochodu z kwalifikowanego IP;
  2. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotów niepowiązanych z instytucją finansową;
  3. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z danym prawem od pomiotów powiązanych z instytucją finansową;
  4. nabycie przez instytucję finansową kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Rolą współczynnika Nexus jest „premiowanie” tych podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową we własnym zakresie bądź nabywają wyniki prac badawczo rozwojowych od podmiotów niepowiązanych, co może ostatecznie przekładać się na wyższą innowacyjność krajowej gospodarki.

Podobnie jak w przypadku korzystania z 50% KUP, korzystanie z ulgi IP BOX wymaga bieżącego prowadzenia ewidencji przez Spółkę. Forma ewidencji nie jest narzucona, ale musi ona obejmować m.in. przychody, koszty uzyskania przychodu dochody (straty) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. W razie tworzenia więcej niż jednej kwalifikowanej własności intelektualnej Spółka jest zobowiązana do prowadzenia osobnej ewidencji dla każdego projektu. Warto również uwzględnić w ewidencji opis projektu, czas jego trwania (od momentu rozpoczęcia do momentu jego zakończenia), wykaz wszystkich osób pracujących nad projektem wraz z wyszczególnieniem prac przez nie stworzonych; jest to istotnie nie tylko ze względów podatkowych, ale też na potrzeby dokumentowania przez Spółkę nabycia praw własności intelektualnej od pracowników i współpracowników.

Co istotne, od 1 stycznia 2022 r. IP BOX można łączyć z ulgą B+R. Rozwiązanie to wprowadzono w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Podobnie jak w przypadku wdrożenia w instytucji finansowej korzystania z KUP 50% oraz korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, również w przypadku korzystania z ulgi IP BOX rekomendowane jest uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Z ulgi IP BOX może również skorzystać osoba współpracująca z instytucją finansową w modelu B2B (np. prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Dla takiego podmiotu wartością we współpracy z instytucją może być na przykład wsparcie w profesjonalnym wdrożeniu korzystania z ulgi IP BOX w działalności gospodarczej współpracownika.

Przypisy:

[1] Pracami rozwojowymi nie jest także ulepszanie produktów, procesów lub usług, jeśli jest efektem prac rutynowych.

[2] Z ulgi nie można skorzystać, jeżeli koszty kwalifikowane zostały spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 

Napisz do autorów:

Marcin Balicki

adwokat
Senior Associate

Grzegorz Keler SPCG

dr Grzegorz Keler

adwokat
Associate

2022 rokiem wdrażania ESG w usługach inwestycyjnych

2022 rokiem wdrażania ESG w usługach inwestycyjnych

Czytaj: 4 min

W drugiej połowie 2022 r. obowiązywać zaczną zmiany do aktów delegowanych do MIFID II wynikające z realizacji strategii w zakresie czynników ESG (Environmental, Social and Governance) w sektorze usług finansowych. Wpisuje się to w unijną koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, tj. strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce.

Uczestnicy rynku już wkrótce będą musieli zmierzyć się z prowadzeniem działalności według nowych zasad, a co za tym idzie, również z dostosowaniem swoich regulacji wewnętrznych (regulaminów i procedur) oraz systemów informatycznych do nowych wymogów. Może to stanowić spore wyzwanie, zważywszy na ilość pracy do wykonania oraz brak spójności w datach rozpoczęcia stosowania poszczególnych przepisów (o czym szerzej poniżej).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1253 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do uwzględniania czynników, ryzyk i preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w niektórych wymogach organizacyjnych i warunkach prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne („Rozporządzenie Zmieniające”).

Zgodnie z nowymi wymogami, podmioty świadczące usługę doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami – zarówno firmy inwestycyjne, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych („TFI”) – zobowiązane będą do pozyskiwania od klientów informacji o indywidualnych preferencjach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienia tych preferencji w ramach oceny odpowiedniości, jak również do dysponowania odpowiednimi strategiami i procedurami pozwalającymi im na zrozumienie wszelkich czynników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do usług i instrumentów finansowych wybranych dla klientów.

Rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Zmieniającego, mającego bezpośrednie obowiązywanie we wszystkich państwach członkowskich UE, nastąpi 2 sierpnia 2022 r. Z tym dniem wspomniane powyżej firmy inwestycyjne oraz TFI zobowiązane są włączyć czynniki ESG do procesu badania odpowiedniości, co z kolei wymagać będzie wprowadzenia szeregu zmian we właściwych regulaminach i procedurach wewnętrznych.

Co istotne, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikował w dniu 27 stycznia 2022 r. dokument konsultacyjny mający na celu uwzględnienie czynników ESG w wydanych dotychczas wytycznych ESMA dotyczących oceny odpowiedniości. Termin prowadzenia konsultacji na podstawie wspomnianego dokumentu konsultacyjnego upłynął 27 kwietnia br. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, publikacja wytycznych powinna nastąpić w trzecim kwartale 2022 r., co jednak, jak wynika z dotychczasowej historii prac ESMA, nie jest terminem pewnym a dokument ten będzie miał kluczowe znaczenie dla prawidłowego wdrożenia przedmiotowych czynników przez firmy inwestycyjne i TFI w prowadzonej przez nie działalności obejmującej doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelami.

Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2021/1269 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami („Dyrektywa Zmieniająca”).

Celem Dyrektywy Zmieniającej jest włączenie przez firmy inwestycyjne czynników ESG do prowadzonych przez te podmioty procesów zarządzania produktowego (product governance).

Państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć i opublikować przepisy implementujące Dyrektywę Zmieniającą do krajowych porządków prawnych najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2022 r., natomiast stosowanie przepisów implementujących powinno nastąpić z dniem 22 listopada 2022 r.

W Polsce prace nad implementacją Dyrektywy Zmieniającej już trwają, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych został przekazany do uzgodnień resortowych, konsultacji publicznych w lutym b.r. i do chwili obecnej nie doszło do zakończenia prac legislacyjnych.

Data wejścia w życie projektowanych przepisów, zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, to 22 listopada 2022 r., czyli data zgodna z Dyrektywą Zmieniającą.

Podsumowanie

Na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy uczestnicy rynku finansowego powinni przeprowadzić złożony i (prawdopodobnie) długotrwały proces modyfikacji swoich regulacji, w celu wdrożenia wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Zmieniającym (stosowanie od 2 sierpnia 2022 r.) oraz Dyrektywą Zmieniającą (stosowanie od 22 listopada 2022 r., po uprzedniej implementacji do krajowego porządku prawnego najpóźniej do 21 sierpnia 2022 r.).

W praktyce, zmiany mogą dotknąć różnych sfer działalności, przy czym powinny objąć nie tylko modyfikacje w takich obszarach jak procedury wewnętrzne, regulaminy usługowe, dokumentacja stosowana w kontaktach z klientami (np. formularze, wzory umów), ale też systemy informatyczne. Co więcej, dodatkowym elementem wdrożenia powinno być dostosowanie całej sieci sprzedaży do nowych wymogów, co przy rozbudowanej sieci (wszystkie POK, oddziały, agenci firmy inwestycyjnej) będzie dodatkowym utrudnieniem – zwłaszcza w przypadku korzystania z pośrednictwa podmiotów zewnętrznych. Nie da się przy tym wykluczyć konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń wewnętrznych w zakresie stosowania nowych wymogów w praktyce.

Ponadto, elementem utrudniającym powyższe prace może okazać się fakt, że wspomniane akty prawne mają różne terminy rozpoczęcia ich stosowania a nawet, że ostateczny termin wejścia w życie i treść krajowych wymogów implementujących Dyrektywę Zmieniającą może pozostawać niepewny na moment 2 sierpnia br., co postawi pod znakiem zapytania możliwość przeprowadzenia wdrożenia wszystkich wymogów w jednym procesie (taki model ułatwiłby znacząco proces związany m.in. z informowaniem klientów o dokonywanych zmianach). Dodatkowo, istnieje ryzyko, że nawet na dzień wdrażania wymogów wynikających z krajowych przepisów implementujących Dyrektywę Zmieniającą wciąż mogą nie być znane nowe wytyczne ESMA, które ostatecznie mogą w pewnym zakresie zmodyfikować (doprecyzować) wymogi określone przepisami Rozporządzenia Zmieniającego i niezbędna będzie kolejna procedura dostosowująca dokumentację firmy inwestycyjnej/TFI w tym zakresie.

Całokształt opisanych powyżej czynników wskazuje, że uczestników rynku finansowego czeka w tym roku mnóstwo pracy w warunkach sporej niepewności prawnej.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem SPCG!

Nadzór merytoryczny nad tekstem: mec. Ewa Mazurkiewicz, Partner.

 

Napisz do autorów:

Tomasz Pasiut SPCG

Tomasz Pasiut

radca prawny
Associate

Ewa Mazurkiewicz SPCG

Ewa Mazurkiewicz

radca prawny
Partner

SPCG for FinTech (cz. 4) – Nabywanie praw do IP tworzonego dla instytucji finansowej przez zewnętrznych dostawców

SPCG for FinTech (cz. 4) – Nabywanie praw do IP tworzonego dla instytucji finansowej przez zewnętrznych dostawców

Czytaj: 4 min

Poprzedni wpis z cyklu SPCG for FinTech dotyczył nabywania przez instytucję finansową praw do IP tworzonego przez wewnętrzne zespoły. Tym razem skupiamy się na IP nabywanym przez instytucję finansową od zewnętrznych dostawców, a więc na przypadkach, gdy instytucja finansowa nie korzysta z ustawowych ułatwień nabywania praw od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W niektórych przypadkach nabycie IP od osób trzecich jest bardziej efektywne niż tworzenie go wewnątrz organizacji, zwłaszcza, gdy chodzi o oprogramowanie. Zewnętrzny dostawca może posiadać pracowników o kompetencjach, których w ramach instytucji finansowej jeszcze nie udało się wykształcić albo ich wykształcanie nie jest celowe (specjaliści o wąskich kompetencjach) – tacy pracownicy mogą zostać delegowani do instytucji finansowej w ramach body/team leasingu. Zewnętrzny dostawca może też dysponować gotowym produktem (off the shelf) lub dopiero stworzyć produkt na zamówienie instytucji finansowej – jednak szybciej niż w przypadku, gdyby instytucja chciała stworzyć go samodzielnie. W każdym z tych przypadków absolutnie kluczowe jest precyzyjne ustalenie, na jakich dokładnie zasadach instytucja finansowa będzie z pozyskanego IP korzystać. Czy będzie to licencja, czy nabycie IP oraz jak szeroki zakres będzie miała instytucja finansowa w używaniu kupionego produktu np. rozwijanie go na własną rękę.

Umowy z zewnętrznymi dostawcami

Zasady nabywania praw własności intelektualnej od zewnętrznych dostawców, na przykład software house’u, są analogiczne jak od osób współpracujących z instytucją finansową na podstawie innej umowy niż umowy o pracę (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło). Konieczne jest więc sprecyzowanie materiałów, do których prawa zostaną przeniesione (mogą być one określone w załączniku do umowy lub we właściwych zamówieniach) i zakresu przeniesienia praw – przedmiotowego (wyraża się on przez tzw. pola eksploatacji) oraz terytorialnego. Poza przeniesieniem praw do materiałów dostarczonych przez dostawcę należy też ustalić, czy instytucja finansowa będzie mogła wprowadzać do nich zmiany, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przykładowo, zmiany w oprogramowaniu mogą ograniczać się do usuwania błędów, polegać na jego rozbudowie lub wręcz budowie kolejnych wersji programu na bazie wersji dostarczonej przez dostawcę. O ile przeniesienie na instytucję finansową praw do materiałów tworzonych na jej zamówienie przeważnie nie będzie budziło wątpliwości, to przed zawarciem umowy organizacja powinna jeszcze ustalić, czy dostawca będzie na potrzeby współpracy korzystał z wcześniej stworzonego przez siebie IP (tzw. background / existing IP). Rozstrzygnięcie tej kwestii ma szczególne znaczenie w przypadku, gdyby background IP miało zostać włączone do zamówionego rozwiązania, a nie jedynie stanowić narzędzie do jego stworzenia. Takie IP co do zasady pozostaje przy dostawcy (prawa nie są przenoszone na zamawiającego), więc potencjalnie może ograniczać swobodę instytucji w korzystaniu z zamówionego rozwiązania.

Podobnie jak w przypadku usługodawcy świadczącego body- lub team- leasing, także zewnętrzny dostawca powinien na żądanie instytucji finansowej, udostępnić do wglądu umowy z osobami, które faktycznie będą pisały zamówione oprogramowanie. Instytucja finansowa nie nabędzie od dostawcy praw własności intelektualnej w szerszym zakresie niż ten ostatni nabył je od twórców programu. Jednolite zasady przenoszenie praw na dostawcę a następnie na instytucję finansową powinny obejmować wszystkie osoby, które na przestrzeni realizacji projektu będą oddelegowane do zespołu pracującego dla wspomnianej instytucji.

Istotną kwestią umów z zewnętrznymi dostawcami jest odpowiedzialność za wady prawne dostarczonych materiałów np. oprogramowania. Instytucja finansowa ma bardzo ograniczone możliwości ustalenia, czy dostawca faktycznie – tak jak twierdzi – dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych w ramach współpracy. Tymczasem, jeśli instytucja będzie z takich materiałów, choćby nieświadomie korzystała, to i tak ponosi odpowiedzialność prawną. Osoba trzecia może domagać się od instytucji finansowej co najmniej zaniechania korzystania z materiałów, do których instytucja nie nabyła całości praw autorskich. W praktyce może to oznaczać przynajmniej czasowe zaprzestanie świadczenia klientom określonych usług i konieczność przeznaczenia środków na szybką „podmianę” spornych elementów na inne (o ile jest to w ogóle możliwe). Umowa powinna więc określać zarówno zasady przystąpienia przez dostawcę do ewentualnego postępowania przeciwko instytucji finansowej, naprawienia szkody, ale też zastąpienia spornych elementów innymi.

Należy też zwrócić uwagę na zasady korzystania z materiałów, do których dostawca „świadomie” nie ma praw autorskich, w szczególności oprogramowania typu open source oraz standardowego oprogramowania licencjonowanego przez osoby trzecie (np. Oracle). Użycie takiego oprogramowania w ramach projektu powinno być ewidencjonowane przez dostawcę a jego zestawienie przekazane instytucji finansowej. Oprogramowanie typu open source jest co do zasady licencjonowane nieodpłatnie przez jego autora (licencja nie jest udzielana przez dostawcę, ale bezpośrednio przez autora programu), ale niektóre licencje open source są w ograniczonym stopniu przydatne dla projektów komercyjnych (np. zakaz komercyjnego użycia, zakaz wprowadzania zmian) albo zawierają postanowienia zobowiązujące do rozpowszechniania programów bazujących na oprogramowaniu open source na takiej samej licencji (tzw. klauzula copyleft). Z kolei w przypadku standardowego oprogramowania dostarczanego przez osoby trzecie ważna może się okazać wysokość wynagrodzenia – rekomendowane jest potwierdzenie, czy będzie je uiszczała instytucja finansowa czy dostawca. Oprogramowanie open source bywa też problematyczne pod kątem bezpieczeństwa (zwłaszcza w przypadku tzw. linkowania dynamicznego). Posługiwanie się materiałami osób trzecich jest standardem w przypadku agencji reklamowych. Są to zarówno materiały z różnego typu baz zdjęć i filmów, ale też materiały, których status należy dopiero potwierdzić (np. fakt wygaśnięcia praw autorskich do fotografii). W umowie dotyczącej akcji marketingowych usług finansowych opartych na rozwiązania FinTech należy więc sprecyzować przynajmniej obowiązek pozyskiwania przez agencję licencji o określonym zakresie.

Body/team leasing

W codziennej pracy wewnętrznych zespołów pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez instytucję finansową oraz osoby delegowane przez usługodawcę świadczącego usług body- bądź team- leasingu mogą wydawać się nieodróżnialne. Z punktu widzenia nabycia IP przez instytucję finansową są to jednak dwie zupełnie różne kategorie pracowników. Do osób zatrudnianych przez usługodawcę stosuje się oczywiście przedstawione w poprzednim wpisie zasady nabywania praw własności intelektualnej, ale działają one na linii pracownik-usługodawca a nie pracownik-instytucja. Prawa do własności intelektualnej stworzonej przez taką osobę muszą być więc najpierw nabyte przez usługodawcę a następnie przeniesione na instytucję finansową. Podmiot świadczący body- lub team- leasing jest więc z punktu widzenia instytucji finansowej, zewnętrznym dostawcą. Zakres przeniesienia przez niego praw na instytucję nie może być oczywiście węższy niż zakres nabycia tych praw przez usługodawcę. Dlatego rekomendowane jest zobowiązanie usługodawcy do uwzględniania w umowach z pracownikami klauzul przeniesienia praw własności intelektualnej o treści zaproponowanej przez instytucję (o ile to możliwe) oraz zapewnienie instytucji finansowej wglądu w treść tych umów.

Tworzenie, nabywanie oraz korzystanie z IP ściśle wiąże się z rozwiązaniami podatkowymi, które w swoich założeniach mają promować tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez przedsiębiorców. Nie ma znaczenia, czy te rozwiązania będą służyły świadczeniu usług finansowych, czy też innym celom, stąd również instytucje finansowe mogą z nich korzystać.

W następnym artykule z cyklu SPCG for FinTech opiszemy zasady stosowania 50% kosztów uzyskiwania przychodów, ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP BOX.

 

Napisz do autora:

Marcin Balicki

adwokat
Senior Associate

SPCG na Prawniczych Targach Pracy i Praktyk, Warszawa 11-05-2022

SPCG na Prawniczych Targach Pracy i Praktyk, Warszawa 11-05-2022

Czytaj: 3 min

Dziękujemy Wam za odwiedzenie naszej strefy i za wszystkie przeprowadzone rozmowy. Zgodnie z obietnicą, przekazujemy informacje, o które pytaliście i precyzujemy ofertę, jaką kancelaria SPCG – a w szczególności oddział warszawski – posiada dla studentów prawa.

Charakter współpracy – biuro warszawskie

Jak wspominaliśmy podczas Targów, w budowie zespołu i rozwoju kancelarii stawiamy przede wszystkim na inwestycję w rozwój naszych współpracowników. Stąd też możliwością współpracy z nami i rozpoczęciem swojej drogi zawodowej zainteresować chcemy przede wszystkim studentów ostatnich lat studiów prawniczych (IV/V rok) oraz absolwentów prawa. Nasze doświadczenie pokazuje, że taki sposób związania swojej ścieżki zawodowej (np. jako Paralegals lub Junior Associates) jest najlepszy dla obu stron – dla Was, gdyż we współpracy z nami na zasadach rynkowych zyskujecie możliwość pracy i zdobywania realnego doświadczenia jako członkowie zespołu kancelarii, oraz dla nas, gdyż w prawdziwych sytuacjach wymagających doradztwa prawnego mamy okazję przekonać się, że będziecie wartością w naszym zespole.

Okres współpracy – długoterminowa, idealnie do ukończenia studiów, a przy zgodnej opinii obu stron, kontynuacja w trakcie aplikacji i po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Tryb – stacjonarny w biurze, z możliwością ustalenia trybu zdalnego o ile charakter danego zadania będzie na to pozwalać. Praca w godzinach pracy biura (9-18), grafik tygodniowy ustalany elastycznie, uwzględniający obowiązki studenckie oraz, co równie ważne, work-life balance.
Ważne: współpracując z nami w tym trybie, studenci mają również okazję zaliczyć, na podstawie odrębnego dokumentu, wymagane w toku studiów praktyki studenckie.

Proces rekrutacyjny – zaproszenie na indywidualną rozmowę, na podstawie przesłanego CV i karty przebiegu studiów. Nie stosujemy testów czy innych narzędzi wspomagających proces rekrutacyjny.

Wynagrodzenie – godzinowe, ustalane indywidualnie w odniesieniu do dostępności kandydata/tki i grafiku oraz na zasadach rynkowych, realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, b2b).

Obszary specjalizacji – biuro warszawskie to to przede wszystkim prawo bankowe i finansowe, realizacja transakcji M&A, praktyka procesowa, unikalna w skali Polski ekspertyza w zakresie doradztwa regulacyjnego dla podmiotów rynku kapitałowego, IP/IT, prawo podatkowe oraz postępowania karne i karnoskarbowe. W przypadku realizacji projektów z innych obszarów prawa zespół roboczy tworzą nasi prawnicy/osoby wspomagające z pozostałych biur kancelarii.

Dodatkowe benefity:

  • każdemu pracownikowi oferujemy możliwość uczestnictwa w lektoracie prawniczego jęz. angielskiego (sesja 1.5h, 2 razy w tygodniu, via Teams),
  • zainteresowanym dofinansowujemy sportowe karty Benefit,
  • stwarzamy możliwości wzmacniania swojego osobistego wizerunku (marka osobista) poprzez aktywnie prowadzony kanał LinkedIn oraz naszego bloga – tworzenie treści jest odpłatne w ramach współpracy,
  • dzięki lokalizacji (biurowiec Złotych Tarasów w centrum Wwy, 21 p.) oferujemy dobre warunki dojazdu.

Przewidywany okres rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego: koniec czerwca / początek lipca 2022 r.

Osoby zainteresowane współpracą z nami w powyższym zakresie prosimy o przesłanie CV (względnie w towarzystwie listu motywacyjnego) oraz karty przebiegu studiów na adres warszawa@spcg.pl z nawiązaniem – w tytule maila („Współpraca – prawnicze targi pracy”) bądź słowie wprowadzenia – do rozmów prowadzonych w trakcie Targów.

Inne opcje współpracy z SPCG

Nawiązując do części rozmów przeprowadzonych z Wami podczas targów, przekazujemy poniżej informacje dla zainteresowanych współpracą z naszymi innymi biurami oraz obszarach prawa będącymi specjalizacją naszych biur w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu.

Kraków – wszystkie kluczowe obszary prawa oraz unikalna ekspertyza związana z faktem, iż kilku aktywnych Partnerów posiada doświadczenie akademickie jako profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UJ. Możliwość realizacji klasycznych praktyk wymaganych w toku studiów.
Kontakt: +48 12 427 24 24, rekrutacja@spcg.pl.

Katowice – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, restrukturyzacje i nieruchomości, praktyka procesowa. Kontakt: +48 32 352 19 60, katowice@spcg.pl.

Wrocław – praktyka procesowa i doradztwo dla sektora finansowego.
Kontakt: +48 71 739 55 00, p.rodziewicz@spcg.pl.

Osoby zainteresowane współpracą w obrębie specjalizacji oraz lokalizacji pozawarszawskich, prosimy o przesłanie CV (względnie w towarzystwie listu motywacyjnego) oraz karty przebiegu studiów na wskazane powyżej adresy mailowe, z nawiązaniem – w tytule maila („Współpraca – prawnicze targi pracy”) bądź słowie wprowadzenia – do rozmów prowadzonych w trakcie Targów.

Przydatne linki oraz informacje dodatkowe

Aktualne oferty pracy w SPCG: https://spcg.pl/kariera/spcg-praca/

Blog SPCG: https://spcgblog.pl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1242560/

Strona korporacyjna www: https://spcg.pl/

Strefa pracodawcy Pracuj.pl: https://www.pracuj.pl/praca/kancelaria%20prawna%20spcg;en

Pytania, związane z prowadzonymi w trakcie Targów rozmowami, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w powyższym tekście, prosimy kierować na adres s.olszowy@spcg.pl z odwołaniem w tytule maila do Targów.

Dziękujemy raz jeszcze za wszystkie rozmowy i mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce na rozmowach w naszym biurze!

Zespół SPCG

Dekompilacja oprogramowania w celu naprawy błędów

Dekompilacja oprogramowania w celu naprawy błędów

Czytaj: 3 min

Legalny użytkownik może dekompilować kod wynikowy oprogramowania na potrzeby naprawy błędów. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 6 października 2021 r. (sygn. C-13/20; „Wyrok”). Nie jest to jednak uprawnienie absolutne. Prawo do legalnej dekompilacji całości lub części oprogramowania jest obarczone kilkoma warunkami, które postaramy się Państwu przybliżyć w niniejszej publikacji.

Tło sprawy – dekompilacja oprogramowania bez zgody uprawnionego

Rozstrzygana sprawa dotyczyła sporu pomiędzy belgijską spółką Top System, oferującą rozwiązania IT oraz belgijskim organem administracji publicznej „Selor”. W ramach wieloletniej współpracy Top System dostarczyło Selor oprogramowanie, które składało się z oprogramowania standardowego „Top System Framework” („TFS”) oraz oprogramowania dedykowanego, skrojonego na potrzeby Selor. Selor korzystało z TFS na podstawie licencji, nie mając jednocześnie dostępu do kodu źródłowego rozwiązania. Z uwagi na pojawiające się błędy oprogramowania TFS, których Top System nie usunęło, Selor samodzielnie dokonało dekompilacji części dostarczonego oprogramowania w celu wyłączenia funkcji, która okazała się wadliwa. W odpowiedzi na zachowanie zamawiającego Top System złożyło skargę, zarzucając Selor naruszenie wyłącznych praw autorskich spółki. W ocenie dostawcy czynność dekompilacji oprogramowania w celu naprawienia jego błędów mogła zostać dokonana jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich. Takiej zaś zgody Top System nie udzieliło.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Brukseli, który następnie postanowił zwrócić się do TUSE z dwoma pytaniami prejudycjalnymi, tj.:

  1. Czy art. 5 ust. 1 [dyrektywy 91/250] należy interpretować w ten sposób, że zezwala on uprawnionemu nabywcy programu komputerowego na dokonanie dekompilacji całości lub części tego programu, jeżeli dekompilacja ta jest konieczna, aby pozwolić mu na poprawienie błędów mających wpływ na funkcjonowanie tego programu, również w przypadku, gdy poprawka polega na wyłączeniu funkcji zakłócającej prawidłowe funkcjonowanie aplikacji, której program ten jest częścią?
  2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy ponadto muszą zostać spełnione warunki określone w art. 6 dyrektywy lub jakieś inne warunki?

Treść wyroku

W ocenie TSUE dekompilacja całości lub części oprogramowania w celu naprawy jego błędów jest dopuszczalna, również bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich. Taka możliwość wynika z art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych („dyrektywa”), zgodnie z którym: „W braku szczególnych przepisów umownych czynności określone w art. 4 lit. a) i b) nie wymagają zezwolenia uprawnionego, jeżeli są konieczne do użycia programu przez uprawnionego nabywcę zgodnie z zamierzonym celem, włącznie z poprawianiem błędów[1].

Takiemu wnioskowaniu nie sprzeciwia się brzmienie art. 6 dyrektywy [2], który reguluje wymogi dekompilacji oprogramowania w celu osiągnięcia interoperacyjności stworzonych niezależenie programów. W ocenie Trybunału oba ww. przepisy są od siebie niezależne i spełnią inne cele. Celem art. 6 dyrektywy jest uregulowanie szczególnego przypadku dekompilacji, tj. dla zapewnienia interoperacyjności programów komputerowych (lex specialis). Natomiast art. 5 ust. 1 dyrektywy wprowadza generalną zasadę, która uprawnia legalnego nabywcę software’u do jego powielania, translacji, adaptacji, porządkowania i modyfikacji, jak też powielania wyników tych działań bez zgody uprawnionego, o ile jest to konieczne do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego celem (lex generalis).

Dekompilacja oprogramowania w celu naprawy jego błędów nie jest nieograniczona. Nabywca oprogramowania (w tym przypadku licencjobiorca) powinien spełnić następujące wymogi:

  • dekompilacja jest przeprowadzona na potrzeby błędów rozumianych jako wady mające wpływ na program komputerowy, które są przyczyną jego niewłaściwego działania, oraz uniemożliwiają korzystanie z oprogramowania w sposób zgodny z zamierzonym celem;
  • dekompilacja musi być „konieczna”, by zapewnić nabywcy oprogramowania możliwość korzystania z produktu zgodnie z jego celem. Jeżeli błąd można naprawić w inny sposób, bez dokonywania dekompilacji, to czynność dekompilacji naruszy prawa wyłączne osoby uprawnionej (np. gdy licencjobiorca dysponuje kodem źródłowym rozwiązania);
  • nabywca oprogramowania nie może wykorzystać wyników dekompilacji do innych celów niż naprawa błędów.

Niezwykle istotnym dla praktyki (o ile nie najważniejszym) jest spostrzeżenie TSUE, zgodnie z którym strony nie mogą umownie wyłączyć jakiejkolwiek możliwości poprawiania błędów przez legalnego użytkownika. Strony mogą jedynie uregulować umownie zasady korzystania z tego uprawnienia.

Podsumowanie i wnioski dla praktyki

Wyrok ma praktyczne znaczenie zarówno dla dostawców i zamawiających, którzy w ramach relacji umownej uzgadniają zasady dostarczania oprogramowania standardowego, bez kodu źródłowego i bez prawa do modyfikacji oprogramowania. W takim przypadku legalny nabywca ma prawo, bez uprzedniej zgody uprawnionego, do dokonania dekompilacji części lub całości produktu, w celu usunięcia błędów mających wpływ na jego działanie, o ile taka czynność dekompilacji jest konieczna do zapewnienia zgodnego z celem korzystania z oprogramowania.

Strony powinny też pamiętać, że nie jest możliwe wyłączenie prawa legalnego użytkownika do poprawiania błędów oprogramowania. W świetle omawianego Wyroku takie klauzule należy uznać za nieważne. Trybunał dopuszcza jedynie możliwość umownego regulowania zasad korzystania z ww. uprawnienia, przy czym nie wskazuje jak daleko taka regulacja może sięgać. I tu pojawiają się wątpliwości – tj. czy odpłatna umowa serwisowa wyłącza prawo legalnego użytkownika do dokonania samodzielnej dekompilacji w celu usuwania błędów? Tego wątku Trybunał nie rozstrzyga. Niemniej warto mieć na uwadze omawiane orzeczenie TSUE przy konstruowaniu zobowiązań umownych stron w zakresie licencji oprogramowania.

Przypisy:

[1] Na gruncie prawa polskiego odpowiednikiem art. 5 ust. 1 dyrektywy jest art. 75 ust. 1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[2] Na gruncie prawa polskiego odpowiednikiem art. 5 dyrektywy jest art. 75 ust. 2 pkt 3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Napisz do autora:

Aleksandra Modzelewska SPCG

Aleksandra Modzelewska

adwokat
Associate

Pin It on Pinterest