1. Po co spółce znak towarowy ?
Czytaj: 7 minZnak towarowy komunikuje, że towar lub usługa pochodzi od danego przedsiębiorcy – na przykład od spółki a nie od jej konkurenta. Pochodzenie towaru może jednak przecież komunikować każda nazwa albo grafika (oznaczenie) na opakowaniu, także niebędące znakiem towarowym. Po co więc przeznaczać czas i pieniądze na zgłoszenie już używanego oznaczenia jako znaku towarowego?
Korzyści z formalności
Prawo ochronne na znak towarowy powstaje po wydaniu decyzji przez urząd patentowy właściwy dla terytorium danego kraju lub, wyjątkowo, organizacji [1]. I tak dla terytorium Polski jest to Urząd Patentowy RP, a dla terytorium Unii Europejskiej jest to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [2]. Otrzymanie prawa ochronnego poprzedza więc wypełnienie i złożenie wniosku, wniesienie opłaty, ograniczone sprawdzenie zgłoszenia przez urząd a czasem korespondencja z urzędem, zwłaszcza dotycząca modyfikacji wykazu towarów. W niektórych przypadkach urząd może odmówić udzielenia prawa ochronnego np. ze względu na brak zdolności odróżniającej znaku, użycie w znaku określonego symbolu, takiego jak symbol Rzeczypospolitej Polskiej czy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.
Te formalności mają bardzo istotną zaletę – w razie udzielenia prawa ochronnego ich efektem jest wydanie świadectwa ochronnego oraz wpis do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez dany urząd. Wpis w rejestrze zawiera m.in. przedstawienie znaku, numer prawa ochronnego, wykaz towarów i dane uprawnionego. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i każdemu znana jest ich treść. Z treści rejestrów wynika więc, że oznaczenie jest chronione i kto jest uprawnionym. Dzięki temu uprawnionemu znacznie łatwiej jest przeciwdziałać bezprawnemu korzystaniu ze znaku. Ma to znaczenie zwłaszcza dla korzystania z procedur platform sprzedażowych i portali społecznościowych, np. do usuwania kont podszywających się pod oficjalny profil spółki i usuwania ofert podrobionych towarów. Podobnie jest w przypadku współpracy uprawnionego z Policją, organami celno-skarbowymi, a także przy prowadzeniu postępowań sądowych. W toku tych ostatnich wystarczy, że powód (uprawniony) powoła się na decyzję urzędu patentowego, nie musi on w inny sposób udowadniać, że znak towarowy jest chroniony. Mniejsza liczba faktów do uprawdopodobnienia może też ułatwić i przyśpieszyć podjęcie przez sąd decyzji o wydaniu tymczasowego zabezpieczenia [3].
Oczywiście powołanie się na ochronę wynikającą z innych rodzajów praw własności intelektualnej albo na popełnienie przez konkurenta czynu nieuczciwej konkurencji również może zakończyć się sukcesem, ale przeważnie wymaga od uprawnionego więcej zachodu. Przykładowo, oznaczenie graficzne użyte przez konkurenta spółki może być utworem chronionym prawem autorskim. Spółka musi jednak każdorazowo wykazać, że oznaczenie faktycznie jest utworem (spełnia warunki określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz że nabyła majątkowe prawa autorskie do tego utworu od osoby fizycznej, która go stworzyła.
Konkurenci muszą trzymać się na dystans
Znak towarowy jest dedykowanym narzędziem prawnym do ochrony oznaczeń towarów i usług. Podstawowym celem stosowania tego narzędzia jest zapobieganie pomyłkom wśród klientów – klient, który mniej więcej zapamiętał znak nie powinien mieć problemów z odróżnieniem go od innych oznaczeń na towarach na półce, w sklepie internetowym, czy wśród aplikacji w sklepie na smartfonie. Dlatego zakres ochrony jest skonstruowany tak, żeby uprawniony mógł sprzeciwić się używaniu przez konkurentów nie tylko oznaczeń identycznych, ale także tych podobnych – dla identycznych lub podobnych towarów lub usług. Jest to kluczowe nie tylko w walce ze sprzedażą podrobionych towarów, ale także upodabnianiem nazw usług.
Inne narzędzia prawne, które przynajmniej pośrednio dotyczą oznaczeń, mogą albo nie pozwolić na osiągnięcie takiego celu albo osiągnięcie go będzie trudniejsze. Te narzędzia prawne to zwłaszcza przepisy prawa autorskiego oraz przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaletą obydwu z nich jest brak konieczności podejmowania żadnych formalnych działań, takich jak zgłoszenie znaku towarowego. Ich wady są następujące:
- prawa autorskie powstają do utworów. Utworem może być logotyp (słowo i elementy graficzne), logo (same elementy graficzne), ale nie będzie nim pojedyncze słowo ani fraza np. slogan reklamowy. Po drugie, podstawowym celem ochrony prawnoautorskiej jest zapobieganie bezprawnemu korzystaniu z utworów lub ich twórczych fragmentów. Jeśli więc logotyp składa się z nazwy oraz charakterystycznej grafiki, to wykorzystanie samej nazwy nie będzie naruszało praw autorskich. Bardzo prawdopodobne, że również użycie podobnej grafiki, bez bezpośredniego przejęcia żadnego elementu, nie będzie stanowiło naruszenia [4]. Za ilustrację może posłużyć poniższy przykład wygranego sporu o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, gdzie raczej nie doszło do naruszenia praw autorskich [5].
Po trzecie, powstanie praw autorskich nie wymaga podjęcia żadnych formalnych kroków, ale w rezultacie nie powstają też żadne oficjalne dokumenty potwierdzające istnienie ochrony – takie jak świadectwo ochronne dla znaku towarowego. Każdorazowo trzeba więc udowadniać, że prawa autorskie powstały, czyli, że znak jest utworem, i zostały prawidłowo nabyte przez spółkę.
- czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. Przepisy te pełnią więc zbliżoną funkcję co ochrona znaków towarowych. Podobnie jak w przypadku ochrony praw autorskich przepisy te wymagają włożenia przez spółkę dużo większego wysiłku w wykazanie swoich racji w toku prowadzenia sporu. Przede wszystkim faktu i historii używania spornego oznaczenia, a także – w każdym przypadku – ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.
Uprawniony ze znaku towarowego nie musi tego robić. Ponadto, w sytuacjach najbardziej problematycznych i wymagających szybkiej reakcji, czyli kiedy konkurent uprawnionego ze znaku używa identycznego oznaczenia dla identycznych towarów i usług ryzyko wprowadzenia klientów w błąd jest „domniemane”.
Używanie przez konkurenta podobnego oznaczenia nie oznacza zawsze nieuczciwych zamiarów. Może on uważać, że obydwa oznaczenia wystarczająco różnią się od siebie. Spółka może uważać inaczej i mocniejszych argumentów przekonywania do własnego zdania dają znaki towarowe.
Najlepszą obroną jest… sprawdzenie przeciwnika
Zanim zapadnie decyzja o wybraniu dla towaru lub usługi określonego oznaczenia należy oczywiście przeglądnąć, czy takiego oznaczenia używają inne spółki, szczególnie konkurenci [6] – np. na stronach internetowych, w portalach społecznościowych, w punktach sprzedaży, na opakowaniach. Dodatkowo ważne jest sprawdzenie w rejestrach urzędów patentowych, czy konkurenci nie zgłosili podobnych oznaczeń jako znaków towarowych, a jeśli tak, to dla jakich terytoriów i towarów – jednym słowem, przeprowadzenie trademark clearance [7].
Nieraz jednak w toku postępowania zgłoszeniowego ujawniają się konflikty, które były trudne do wykrycia podczas trademark clearance. Dlaczego? Zgłoszenie znaku towarowego jest publikowane w rejestrach urzędów patentowych a urzędy powiadamiają uprawnionych o wpłynięciu zgłoszenia znaku podobnego do ich znaków towarowych. Konkurenci mogą więc zareagować – sprzeciwić się zgłoszeniu, co może uniemożliwić rejestrację znaku. Jednym z zaskakujących przykładów z naszej praktyki było sprzeciwienie się rejestracji znaku dla lokalnej szkoły tańca przez… zagraniczny koncern prasowy.
Zakończenie sporu zainicjowanego sprzeciwem może być polubowne i polegać choćby na modyfikacji wykazu towarów, zgłoszeniu zmodyfikowanego znaku towarowego np. z nieco inną grafiką lub dodatkowym elementem słownym bądź graficznym. Szczegółowe uzgodnienia można zawrzeć w umowie o koegzystencji znaków towarowych zawartej z konkurentem. Tak zakończyła się sprawa wspomnianej wcześniej szkoły tańca. Z drugiej strony, jeżeli stanowisko przeciwnika jest nieprzekonujące, to spółka ma okazję bronić swoich racji jeszcze w postępowaniu zgłoszeniowym. Jeśli urząd patentowy oddali sprzeciw a uzasadnienie decyzji będzie przekonujące, to można ostrożnie założyć, że ochrona tego znaku ma dobre perspektywy. Konkurent może się oczywiście odwołać od takiej decyzji, ale wymaga to od niego dalszego zaangażowania i ponoszenia kosztów bez gwarancji powodzenia. Trzeba mieć też na uwadze, że zgłaszanie sprzeciwów nie jest obowiązkowe – konkurent może dopiero po udzieleniu ochrony wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego ze względu na kolizję z jego wcześniejszym znakiem. Okres, kiedy można to zrobić, jest jednak ograniczony do pięciu lat odkąd uprawniony ze znaku wcześniejszego dowiedział się o używaniu znaku późniejszego [8].
Niezależnie od tego, czy stanowisko wnoszącego sprzeciw jest zasadne, przeważnie lepiej jest dowiedzieć się o istnieniu konfliktu wcześniej niż później. Dlatego znaki towarowe nieraz zgłasza się z wyprzedzeniem – przed oficjalną premierą towaru lub usługi i rozpoczęciem akcji promocyjnej. Pozwala to spółce wybrać strategię postępowania zanim dalsze środki zostaną zainwestowane np. w promocję nowego oznaczenia. Można też najpierw zgłosić znak w postaci słownej, a dopiero później w postaci słowno-graficznej. W razie potrzeby łatwiej jest zmienić grafikę niż nazwę towaru, a poza tym ostateczna postać grafiki przeważnie powstaje później niż nazwa.
W przypadku oznaczeń używanych w obrocie, ale niezgłaszanych jako znaki towarowe szansa na wykrycie potencjalnego konfliktu jest mniejsza. Konkurent dowie się o używaniu oznaczenia dopiero, kiedy towar lub usługa będzie dostępna na rynku albo przynajmniej oficjalnie zapowiedziana. Rozwiązanie sporu o korzystanie z tego oznaczenia będzie mogło nastąpić w postępowaniu sądowym, a to przeważnie będzie trwało dłużej niż postępowanie sprzeciwowe w toku zgłaszania znaku towarowego.
Podsumowanie
Wydanie przez Urząd Patentowy RP, inny urząd krajowy (np. niemiecki, brytyjski) lub EUIPO decyzji co do zgłoszenia znaku towarowego trwa obecnie kilka miesięcy, postępowania zgłoszeniowe prowadzi się elektronicznie, a opłaty administracyjne nie są wysokie. Przewaga znaków towarowych nad innymi sposobami ochrony oznaczeń używanych przez spółkę jest naszym zdaniem bardzo duża.
Jak zespół naszej kancelarii może Państwu pomóc w omawianym zakresie?
- przeprowadzimy trademark clearance i przedstawimy rekomendacje co do zgłoszenia danego oznaczenia jako znaku towarowego albo wyboru najlepszego spośród tych oznaczeń, które rozważa spółka;
- doradzimy przy tworzeniu wykazu towarów i usług, będziemy reprezentować spółkę w postępowaniu zgłoszeniowym, w tym w korespondencji z urzędem patentowym;
- w razie zgłoszenia sprzeciwu przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego będziemy w imieniu spółki rozmawiać ze zgłaszającym sprzeciw i bronić stanowiska spółki w postępowaniu zgłoszeniowym;
- po uzyskaniu przez spółkę prawa ochronnego będziemy podejmować działania przeciwko podmiotom bezprawnie z niego korzystającym.
Przypisy:
[1] Pewnym wyjątkiem jest znak towarowy powszechnie znany, uprawniony do takiego znaku może m.in. pomimo braku rejestracji żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Art. 301 PrWłPrzem.
[2] Szerzej na temat zgłaszania znaków towarowych na różnych terytoriach będziemy pisać w kolejnych wpisach.
[3] Tymczasowe zabezpieczenie może polegać zwłaszcza na czasowym zakazaniu podejmowania działań, które w ocenie uprawnionego stanowią naruszenie jego praw np. zakazy oferowania i wprowadzania do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym na czas trwania postępowania.
[4] Oczywiście każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, naruszeniem praw autorskich może być chociażby bezprawne rozpowszechnianie tzw. opracowania, czyli nieraz dalece przerobionej wersji oryginalnego utworu (art. 2 ust.
[5] Przykład sporu podaje za https://csnews.com/7-eleven-wins-trademark-infringement-suit-vs-super-7-store [dostęp: 18.07.2025 r.].
[6] W tekście skupiamy się na konkurentach, ponieważ w ich przypadku ryzyko sporu jest wyższe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy spór powstaje między podmiotami, które bezpośrednio ze sobą nie konkurują.
[7] Niezależnie od analiz dokonywanych przez samego zgłaszającego Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu. Przy czym zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące. Art. 146(1) ust. 6 PrWłPrzem.
[8] Art. 165 ust. 1 PrWłPrzem, art. 61 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
Napisz do autora:
dr Marcin Balicki
adwokat
Counsel
