W ostatniej części cyklu „Po co spółce znak towarowy?” odpowiemy na pytania, które klienci najczęściej zadają nam w związku z ochroną znaków towarowych. Jeśli warto poruszyć dodatkowe wątki prosimy o pytania w komentarzach.

Świadczymy usługi, nie produkujemy żadnych towarów, czy spółka może zarejestrować znaki towarowe?

Wbrew nazwie ochrona znaków towarowych obejmuje zarówno towary, jak i usługi – na takich samych zasadach. Różnice przejawiają się głównie w nakładaniu znaków, wobec braku fizycznych towarów lub ich opakowań, spółka będzie zamieszczała znak towarowy dla świadczonych usług zwłaszcza na materiałach reklamowych, na stronie internetowej, uniformach pracowników, czy w miejscach świadczenia usług.

Dotychczas nikt nie naruszał oznaczenia spółki, czy warto je zgłaszać?

Rejestracja znaku towarowego zajmuje mniej więcej sześć miesięcy, przy założeniu, że urząd nie będzie miał wątpliwości co do wykazu towarów i nie zostanie zgłoszony sprzeciw. Spółka nie zdąży więc zarejestrować znaku i jednocześnie podjąć natychmiastowych działań przeciwko naruszycielowi, chyba że opartych na innych podstawach prawnych, a te cechują się słabościami opisanymi we wcześniejszym wpisie.

Sytuację zgłaszającego znak towarowy poprawia w takiej sytuacji możliwość dochodzenia roszczeń za okres od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego lub ewentualnego wcześniejszego powiadomienia naruszyciela [1]. Spółka może więc wysłać powiadomienie niezwłocznie pod zgłoszeniu znaku. Wciąż jednak spółka może wystąpić z roszczeniami dopiero po otrzymaniu prawa ochronnego, czyli najwcześniej po kilku miesiącach.

Poza tym, znak to nie tylko narzędzie do ochrony marki, ale również do zarządzania nią i „przechowywania” przynajmniej części wartości marki. Ponadto, im dłuższy czas upłynie od udzielenia ochrony tym niższe ryzyko unieważnienie prawa ochronnego [2]. Jeśli więc spółka wybrała już oznaczenia dla swojej marki lub marek, to nie ma powodu, żeby zwlekać ze zgłoszeniem znaków towarowych.

Jakie elementy marki możemy zgłosić jako znaki towarowe?

Być może nie „sky is the limit”, ale raczej „registrability is the limit”, ponieważ możliwość do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych jest tym co ogranicza ich rodzaje. Nie ma jednak zamkniętego katalogu rodzajów oznaczeń, które mogą być znakami. Jeśli klientom marka kojarzy się z dźwiękiem, animacją, sloganem reklamowym [3], kształtem towaru lub jego opakowania [4], kolorem [5], bądź nawet specyficznym umiejscowieniem oznaczenia na towarze, to można taki znak zarejestrować. Optymalnie jako uzupełnienie klasycznego oznaczenia słownego (np. nazwa towaru), graficznego (logo) bądź słowno-graficznego (logotyp). Dla marki plecaków i toreb Fjällräven zarejestrowano między innymi – poza słowem „Fjällräven” – następujące unijne znaki towarowe [6].

Z czasem podstawowy zestaw znaków można rozszerzać o ich warianty, takie jak „Fjällräven Polar Parka” czy „Fjällräven abisko” [7].

Ta swoboda wyboru nie powinna przesłonić konieczności przemyślenia w jakiej dokładnie postaci znak będzie używany na rynku. Dla przykładu, jakie będą kolory znaku, czy logo i słowa będą zawsze używane łącznie?

Korzystamy głównie z logotypu, czy trzeba zgłaszać samo słowo – nazwę marki?

Zarejestrowanie słowa jako znaku towarowego daje spółce szerszy zakres wyłączności. Prawo ochronne na słowny znak towarowy obejmuje bowiem wszystkie przypadki używania danego słowa dla takich samych podobnych towarów – niezależnie od jego szaty graficznej. Przy znaku słowno-graficznym elementy takie jak czcionka mają już znaczenie i dostatecznie wyraźne odróżnienie graficzne może wykluczać ryzyko wprowadzenia w błąd, a w konsekwencji na rynku będą mogły współistnieć dwie marki o identycznych nazwach – poniżej przykład dwóch znaków „IP” [8].

Znak słowny pozwala więc spółce przesunąć w czasie decyzję, co do wyboru elementów graficznych, z jakimi ma się kojarzyć marka i ewentualnego włączenia ich do później zgłoszonego znaku słowno-graficznego. Skoro wyłączność na samo słowo dla wybranych towarów będzie już przysługiwała spółce, to konkurenci nie będą mogli – w międzyczasie – ani używać ani otrzymać prawa ochronnego na żaden wariant słowno-graficzny danego znaku. Takie podejście obrazuje zgłoszenie unijnego znaku słownego „CYBERPUNK 2077” w roku 2016 (nr zgłoszenia 015991383), a znaku słowno-graficznego dwa lata później (nr zgłoszenia 017912301) – premiera samej gry nastąpiła w grudniu 2020 roku. Zarejestrowanie znaku słownego ułatwia też przyszły graficzny rebranding marki – warstwa słowna oznaczenia będzie chroniona niezależnie od zmian w warstwie graficznej.

Z drugiej strony znak słowno-graficzny również ma istotne zalety:

• jeśli warstwa słowna znaku nie ma zdolności odróżniającej, to znak jako całość może ją mieć dzięki charakterystycznej grafice;
• słowo może już być chronione wcześniejszymi prawami ochronnymi – dzięki warstwie graficznej znak będzie się jednak dostatecznie odróżniał od wcześniejszych znaków;
• przy założeniu przynajmniej podobieństwa towarów, konkurencyjne oznaczenia i tak będą musiały odróżniać się od znaku spółki. Niski stopień podobieństwa w warstwie graficznej może zostać zrekompensowany przez identyczność lub podobieństwo na innych płaszczyznach porównania (fonetycznej, znaczeniowej) – przykład poniżej [9].

Oczywiście, w każdym przypadku, czy to znaku słownego, słowno-graficznego, czy graficznego, warto wybrać oznaczenie cechujące się jak największą zdolnością odróżniającą. Dla otrzymania prawa ochronnego wystarczy, że znak w ogóle ma taką zdolność dla zgłoszonych towarów. Natomiast dobór oznaczenia, które będzie się istotnie wyróżniało na tle dotychczasowego „stanu brandingu” dla danych towarów leży już wyłącznie po stronie spółki i pozwoli najpełniej wykorzystać potencjał prawa ochronnego na znak towarowy.

Pracownik wygenerował projekt znaku w narzędziu AI, czy to ma znaczenie dla możliwości otrzymania ochrony?

W przypadku znaków towarowych źródło pochodzenia projektu nie ma znaczenia – źródłem może być zarówno inwencja grafika, jak i algorytmy narzędzia AI. Bardziej złożona jest kwestia ochrony takiego oznaczenia na gruncie prawa autorskiego, jednym słowem istnieje poważne ryzyko, iż ochrona taka nie powstanie. Dlatego lepiej zgłosić oznaczenie jako znak towarowy.

Dokonując zgłoszenia trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z narzędzi AI nie oznacza, że wygenerowana treść będzie „unikalna” w tym sensie, że nie będzie zawierała materiałów chronionych prawami własności intelektualnej. Wygenerowana treść może być chociażby wariantem oznaczenia używanego już przez inną spółkę albo zawierać fragmenty cudzego utworu chronionego prawem autorskim. W konsekwencji posługiwanie się takim oznaczeniem przez spółkę będzie naruszało cudze prawa własności intelektualnej, a jego zgłoszenie jako znaku towarowego może zostać zablokowane. Dlatego także w tym przypadku warto zrobić trademark clearance przed dokonaniem zgłoszenia.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego? Czy późniejsze przedłużanie ochrony jest drogie?

Koszt zarejestrowania a później utrzymywania ochrony znaku towarowego zależy głównie od dwóch liczb:

• liczby towarów i usług, dla których znak jest zgłaszany i zarejestrowany;
• liczby terytoriów, dla których spółka rejestruje dany znak towarowy.

W Polsce elektroniczne zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarów wymaga uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 400 zł za pierwszą klasę towarów i 120 zł za każdą następną. Jeśli Urząd Patentowy RP udzieli prawa ochronnego, to za pierwszy 10-letni okres ochrony uprawniony musi zapłacić 400 zł za każdą klasę oraz jednorazowo 90 zł z tytułu publikacji o udzieleniu prawa ochronnego w Wiadomościach Urzędu Patentowego [10]. Uwzględniając 17 zł opłaty od pełnomocnictwa minimalny łączny koszt to 907 zł. Jeżeli z jakiegoś powodu Urząd odmówi zarejestrowania znaku, to zgłaszający nie odzyska co prawda opłat zgłoszeniowej i od pełnomocnictwa, np. 417 zł, ale nie ponosi opłaty za pierwszy okres ochrony ani za publikację o udzieleniu prawa ochronnego.

Elektroniczne zgłoszenie unijnego znaku towarowego wymaga zapłaty 850 euro za pierwszą klasę, 50 euro za drugą i 150 za każdą kolejną. Są to opłaty wyższe niż przy zgłaszaniu znaku polskiego, ale uwzględniają już pierwszy 10-letni okres ochrony a prawo do unijnego znaku towarowego obejmuje znacznie większy obszar niż polskie prawo ochronne na znak towarowy.

Przedłużenie obowiązywania prawa ochronnego na polski znak towarowy na kolejny 10-letni okres kosztuje 400 zł za każdą klasę towarów. Opłaty za przedłużenie prawa wyłącznego na unijny znak towarowy wynoszą tyle samo co w postępowaniu zgłoszeniowym, czyli 850 euro za pierwszą klasę, 50 euro za drugą klasę i 150 euro za każdą kolejną klasę. Im więcej znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę, także w innych państwach, tym wyższe będą skumulowane koszty utrzymywania ochrony. Większa liczba znaków prawdopodobnie oznacza jednak powodzenie rynkowe marki, której znaki dotyczą. Poza tym, gdy zbliża się upływ okresu ochrony warto zastanowić się, czy dany znak jest jeszcze spółce potrzebny – może przestał być używany ze względu na rebranding marki? Niewniesienie opłaty spowoduje automatyczne wygaśnięcie prawa ochronnego.

Czy postępowanie zgłoszeniowe jest skomplikowana? Jak długo będzie trwało postępowanie?

Na tle innych dóbr własności przemysłowej wymagania stawiane przed zgłoszonym znakiem towarowym nie są wygórowane. Znak towarowy:

• musi mieć zdolność odróżniającą;
• nie może istnieć żadna z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Te ostatnie są dosyć intuicyjne, do wspomnianych przeszkód należy m.in. zgłoszenie znaku w złej wierze, sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, np. wulgarna treść, zawarcie w znaku niektórych symboli, takich jak symbol Rzeczypospolitej Polskiej, czy wprowadzanie przez znak odbiorców w błąd, co może zilustrować określenie „bezglutenowe pomarańcze” dla pomarańczy [11].

Powyższe jest sprawdzane przez urząd patentowy w postępowaniu zgłoszeniowym. Ponadto urząd weryfikuje prawidłowość zgłoszenia, w tym sposób sformułowania wykazu towarów. Jeśli urząd nie będzie miał żadnych uwag do zgłoszenia, to jedyna korespondencja ze strony urzędu będzie dotyczyła wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i konieczności wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony i opłaty za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym. Samo postępowanie trwa przeciętnie około 6 miesięcy.

Proces uzyskiwania prawa ochronnego może istotnie wydłużyć zgłoszenie sprzeciwu [12] albo odmowa udzielenia prawa ochronnego. W tym pierwszym przypadku spór można zakończyć polubownie, bez oczekiwania na decyzję urzędu. W drugim przypadku konieczne jest wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co wydłuża cały proces przynajmniej o rok.

Dlatego czasem warto złożyć dwa odrębne zgłoszenia dla tego samego znaku towarowego – każde obejmujące inne towary lub usługi. Kiedy warto to rozważyć? Na przykład, gdy względem niektórych towarów znak mógłby zostać uznany za opisowy [13] albo istnieje ryzyko wniesienia sprzeciwu przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego. Składając dwa odrębne zgłoszenia można liczyć, że przynajmniej w jednym postępowaniu zgłoszeniowym decyzja o udzieleniu ochrony zostanie wydana bez przeszkód. Oczywiście ważne, żeby sukcesem zakończyła się rejestracja tego znaku, który zgłoszono dla towarów kluczowych dla spółki.

Czy znak towarowy powinna zgłosić spółka, czy może – dla siebie – większościowy udziałowiec lub prezes zarządu?

Jeżeli działalność gospodarczą pod daną marką prowadzi spółka, to również spółka powinna być uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy. Wymienione osoby nie powinny zwłaszcza zgłaszać dla siebie oznaczeń stworzonych i rozwijanych w ramach działalności spółki, takie zgłoszenie może zostać uznane za zgłoszenie dokonane w złej wierze i ostatecznie prowadzić do unieważnienia prawa ochronnego albo przeniesienia prawa ochronnego na rzecz spółki [14]. Podobnie może być ocenione zgłoszenie znaku towarowego przez pracownika spółki, który „wymyślił go”, ale w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.

Mogą naturalnie zdarzyć się konfiguracje podmiotowe, w których właściwe będzie odmienne rozwiązanie, np. osoba prowadząca działalność gospodarczą wchodzi jednocześnie jako udziałowiec do spółki, z którą równolegle rozwija daną markę. Generalnie jednak znak towarowy dotyczący działalności gospodarczej spółki, to znak, do którego prawo ochronne powinno przysługiwać spółce.

Co jeśli wejdziemy na rynek z nowym towarem? Ochronę można rozszerzyć?

Od chwili zgłoszenia nie można już rozszerzać wykazu towarów, dla których znak został zgłoszony – zgłaszający może ten wykaz tylko ograniczyć, ewentualnie podzielić zgłoszenie na zgłoszenia tego samego znaku obejmujące inne towary. Dodanie towaru lub usługi oznacza więc konieczność dokonania kolejnego zgłoszenia. Zakres ochrony można natomiast ograniczyć poprzez częściowe zrzeczenie prawa ochronnego (ograniczenie wykazu towarów) [15].

Jak możemy Państwu pomóc?

• doradzimy spółce, w tym działom sprzedaży, marketingu lub zewnętrznej agencji reklamowej w doborze oznaczeń najlepiej nadających się do zgłoszenia jako znaki towarowe;
• przedstawimy warianty kosztowe uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych dla różnych wariantów zgłaszanych znaków i wybranych terytoriów;
• będziemy reprezentować spółkę w postępowaniach zgłoszeniowych.

Jak pokazują przykłady i pytania od naszych Klientów, znaki towarowe to nie tylko kwestia formalnej rejestracji, ale przede wszystkim świadomych decyzji podejmowanych na różnych etapach rozwoju marki.

Aby uporządkować te zagadnienia i pokazać je w szerszym kontekście praktycznym, przygotowaliśmy szkolenie prowadzone przez dr Marcina Balickiego. Spotkanie będzie okazją do lepszego zrozumienia, jak planować ochronę marki i unikać najczęstszych błędów.

Szkolenie odbędzie się 31 marca o godz. 10:00 (MS Teams). Udział jest bezpłatny.
Zgłoszenia: m.balicki@spcg.pl

Przypisy:

[1] Art. 298 PrWłPrzem

[2] Pisaliśmy o tym szerzej we wcześniejszym wpisie.

[3] Na przykład slogan „DODA CI SKRZYYYDEŁ” – polski znak towarowy nr R.125669

[4] Na przykład kształt opakowania napoju Coca Cola – unijny znak towarowy 010532653

[5] Na przykład kolor lila/fioletowy znany z opakowań czekolady Milka – unijny znak towarowy 000031336

[6] Przedstawiono znaki o numerach kolejno: 011472636, 008288664, 011258324, 018250510

[7] Unijne znaki towarowe o numerach 009765256 i 015794861

[8] Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 5 marca 2009 r., sprawa R 1109/2008-1

[9] Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 31 marca 2011 r., sprawa 1440/2010-1

[10] Publikacji dokonuje Urząd Patentowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Szczegółowe kwoty są podane na stronie internetowej UPRP pod adresem https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/oplaty-zgloszeniowe [dostęp: 23.07.2025 r.[

[11] Pomarańcze nie zawierają glutenu, więc znak „bezglutenowe pomarańcze” mylnie wskazuje jakoby była to ich specyficzna odmiana dla osób chorujących na celiakię.

[12] Na temat sprzeciwu pisaliśmy szerzej we wcześniejszym wpisie.

[13] Oznacza to, że znak nie ma konkretnej zdolności odróżniającej.

[14] Art. 129(1) ust. 1 pkt 6) i art. 161 PrWłPrzem.

[15] Art. 168 ust. 2 PrWłPrzem

Napisz do autora:

Znak towarowy jest dobrym narzędziem prawnym do zarządzania marką. Jak każdego narzędzia trzeba używać go właściwie. Właściwie wybrać zgłaszane oznaczenie, wykaz towarów lub usług, terytoria, dla których spółka chce uzyskać wyłączność a wreszcie chwilę dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie znaku towarowego – im szybciej tym lepiej?

W poprzednim wpisie wyjaśnialiśmy, że podczas postępowania zgłoszeniowego, a także w ciągu pięciu lat od dowiedzenia się o używaniu znaku towarowego możliwe jest odpowiednio sprzeciwienie się zgłoszeniu albo wniesienie o unieważnienie prawa ochronnego. Im więcej czasu upłynęło od wydania decyzji przez urząd, tym w praktyce mniejsze ryzyko wystąpienia przez kogoś z wnioskiem o unieważnienie. Dlatego „dojrzałe” prawo ochronne na znak towarowy jako mniej podatne na unieważnienie, może być więcej warte niż prawo „nowe” – chociażby znak dotyczył marki używanej w obrocie od dłuższego czasu. Podobnie ma się rzecz z prawem ochronnym, które bezskutecznie próbowano unieważnić – skoro spółka wygrała spór, to przynajmniej ryzyko unieważnienia prawa ze strony jednego podmiotu, np. głównego konkurenta, zostało zażegnane. Innymi słowy, im szybciej spółka dokona zgłoszenia, tym szybciej minie okres „dojrzewania” prawa ochronnego.

Po drugie, prawa ochronne na znaki towarowe przyznawane są zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy” [1]. Jeżeli spółka będzie zwlekała ze złożeniem wniosku, to inna spółka np. konkurent, może być szybszy. Jeśli spółka będzie miała wystarczające argumenty, np. długotrwałe wcześniejsze korzystanie z takiego oznaczenia, to możliwe, że uda się zapobiec udzieleniu prawa ochronnego (zgłoszenie sprzeciwu) albo je unieważnić. Niestety w niekorzystnym scenariuszu postępowanie zainicjowane przesz spółkę może trwać kilka lat a przez ten czas dalsze korzystanie z marki, której sporny znak dotyczy, będzie wiązało się z ryzykiem – wszak do chwili prawomocnego zakończenia sporu nie jest pewne, czy spółce uda się zniweczyć istnienie prawa ochronnego na sporny znak. Takie ryzyko może być szczególnie problematyczne, gdy planowana jest sprzedaż udziałów w spółce albo sprzedaż przedsiębiorstwa.

Po trzecie, spółki generalnie działają na określonych rynkach krajowych. Prawa ochronne na znaki towarowe też przyznawane są dla terytoriów określonych państw. Pewną specyfiką cechuje się unijny znak towarowy, który obejmuje terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej. Jeżeli spółka ani nie będzie obecna gospodarczo w danym państwie ani nie zarejestruje tam znaku, to może ubiec ją lokalny zgłaszający i spółka niekoniecznie będzie miała argumenty, żeby się temu przeciwstawić. Znaczenie poszczególnych terytoriów, także dla unijnego znaku towarowego, dobrze obrazuje unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego w postaci kształtu batonika „4 Finger KitKat” (poniżej), zarejestrowanego m.in. dla cukierków i ciastek. Problemem dla uprawnionego było niewykazanie zdolności odróżniającej na terytorium całej Unii Europejskiej [2].

Oczywiście nie jest możliwe „blokowanie” danego terytorium przez zarejestrowanie znaku towarowego, za którym nie idzie rzeczywiste używanie go – świadczenie usług na tym terytorium, oferowanie i sprzedaż towarów dla klientów tam się znajdujących. Jeżeli uprawniony nie rozpocznie takiego używania w okresie pięciu lat o dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to prawo ochronne może zostać wygaszone [3]. Wciąż jednak można zaplanować ekspansję gospodarczą na dane terytorium, np. z pomocą licencjobiorców i wdrożyć ją zanim upłynie wspomniany pięcioletni okres.

Od każdej zasady istnieją wyjątki, tak jest i w tym przypadku. Otóż, czasem z rejestracją lepiej się nie śpieszyć. Takim przypadkiem jest brak zdolności odróżniającej zgłaszanego znaku towarowego. Zdolność odróżniająca to w uproszczeniu jego charakterystyczność, postrzeganie znaku przez klientów jako wskazówki pochodzenia towaru lub usługi. W tym sensie dla usług prawnych charakterystyczny nie byłby znak „fachowa kancelaria”, ale zdolność odróżniającą mają „spcg” (R.371448) czy „avocado rechtsanwälte” (unijny znak towarowy 004182408). W tym drugim przypadku poziom zdolności odróżniającej podnosi charakterystyczna grafika.

W niektórych przypadkach zdolność odróżniająca znaku może zostać osiągnięta przez jego długotrwałą obecność na rynku, w tym podejmowanie przez spółkę działań marketingowych. Jest to tzw. wtórna zdolność odróżniająca. Pewnie nigdy nie uda się jej wypracować dla „fachowej kancelarii”, ale P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) po początkowych niepowodzeniach z czasem wypracowała zdolność odróżniającą dla koloru fioletowego jako znaku towarowego usług łączności w zakresie telefonii komórkowej (R.310678) [4]. Trzeba mieć na uwadze, że proces ten zajął około 8 lat i wiązał się z prowadzeniem intensywnych działań marketingowych.

Towary i usługi – im więcej tym lepiej?

Celem posiadania znaku towarowego jest używanie go wobec towarów lub usług, które spółka faktycznie oferuje, bezpośrednio lub przez licencjobiorców. Dlatego istnieje mechanizm pozwalający poskromić utrzymywanie ochrony zbyt szerokiej, a zwłaszcza pozbawionej znaczenia dla rzeczywistej działalności spółki. Tym mechanizmem jest wspomniane wcześniej stwierdzanie wygaśnięcia ochrony wobec towarów i usług, dla których znak nie był rzeczywiście używany przez pięć lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Zaznaczmy, że postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest wszczynane na wniosek, Urząd Patentowy RP ani EUIPO nie kontrolują z urzędu używania znaków towarowych przez uprawnionych. Dlatego w praktyce mogą spółki nigdy nie dotknąć konsekwencje nieużywania znaku w pełnym zarejestrowanym zakresie. Po drugie, postępowanie dotyczące częściowego wygaszenia prawa ochronnego nie rodzi konsekwencji dla pozostałych towarów lub usług– w dotyczącym ich zakresie ochrona pozostaje w mocy. Spółka może być natomiast zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania wnioskodawcy, sam udział w postępowaniu będzie też generował koszty po stronie spółki, czy to finansowe czy organizacyjne.

Żeby nie ryzykować uwikłania spółki w postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego warto zgłaszać znaki towarowe tylko dla takich towarów i usług, które spółka realnie planuje oferować. Horyzont czasowy to wspomniane wcześniej pięć lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, czyli ponad pięć lat od zgłoszenia znaku. Poza samym używaniem, trzeba mieć jeszcze dowody takiego używania. Dlatego warto archiwizować fotografie opakowań produktów, stoisk na targach, oferty, gadżety reklamowe, itp.

Towary i usługi, które spółka chce zgłosić znak towarowy wybiera się w oparciu o Klasyfikację Nicejską [5]. Nieraz wybór, czym dokładnie zajmuje się spółka wymaga głębszego zastanowienia np. czy spółka oferuje towar w postaci programu komputerowego (klasa 9), czy dostarcza oprogramowanie jako usługę (w modelu SaaS, klasa 42), czy może świadczy usługi programowania (klasa 42). Wbrew pokusie zdobycia jak najszerzej ujętej wyłączności, warto zachować pewną dyscyplinę i doprecyzować zgłaszane towary i usługi np. dookreślić przedmiot oferowanego oprogramowania do oprogramowania do obsługi baz danych, oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowania do sporządzania raportów na podstawie informacji zawartych w bazach danych. Takie zawężenie, czy też urealnienie zakresu oczekiwanej wyłączności może być wymagane przez urząd patentowy, poza tym może ułatwić obronę znaku w razie zgłoszenia sprzeciwu przez uprawnionego z wcześniejszego znaku dla podobnych towarów.

Z drugiej strony, jeśli spółka ma realny plan rozszerzenia zakresu działalności, to dodatkowe towary lub usługi warto objąć pierwotnym zgłoszeniem:

• możliwości modyfikowania wykazu towarów po dokonaniu zgłoszenia są bardzo ograniczone. Wykazu nie można rozszerzać, np. przez dodanie dodatkowego towaru, można go jedynie zawęzić, w tym doprecyzować. Dodanie nawet jednej kategorii towarów wymaga więc dokonania nowego zgłoszenia;
• obejmując towary obecnie oferowane i zaplanowane do oferowania w przyszłości jednym zgłoszeniem spółka unika ryzyka, że w okresie między zgłoszeniem pierwszego i drugiego znaku osoba trzecia zgłosi podobny znak dla takich towarów lub usług.

Podsumowując, rzecz nie w tym, żeby towarów i usług zgłosić jak najwięcej, ale żeby wybrać je rozsądnie.

Terytoria ochrony – świat to za mało?

Znaki towarowe obejmują terytoria, dla których je zarejestrowano np. Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i USA. Istnieje teoretyczna możliwość zarejestrowania znaku towarowego we wszystkich państwach, gdzie funkcjonuje ochrona znaków towarowych, ale koszty uzyskania i utrzymywania takiej ochrony zwykle nie mają biznesowego sensu. Zwłaszcza, że znaków trzeba rzeczywiście używać na wszystkich terytoriach, gdzie się je zarejestrowało i mieć dowody takiego używania – uzyskiwanie wyłączności dla terytorium, gdzie spółka nie prowadzi działalności to prosta droga do stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Dlatego, podobnie jak przy wykazie towarów i usług, znaki trzeba zarejestrować w państwach, gdzie spółka prowadzi działalność lub w najbliższym czasie zamierza to robić. Oznacza to oczywiście, że konkurent mógłby korzystać z identycznego znaku na terytorium, gdzie spółka nie zarejestrowała znaku np. we Włoszech [6]. Jednak konkurent nie będzie mógł oferować towarów ani usług pod takim znakiem tam, gdzie zarejestrowała je spółka np. nie będzie mógł ich eksportować z terytorium, gdzie znak nie jest zarejestrowany na terytorium, gdzie zarejestrowany jest, np. z Włoch do Polski lub Niemiec. Dlatego nieraz wystarczy zarejestrować znak na terytoriach kluczowych dla produkcji lub sprzedaży danego towaru, żeby zniechęcić konkurentów od używania znaku także tam, gdzie zarejestrowany nie został.

W ramach Unii Europejskiej istnieje stosunkowo unikalna możliwość zarejestrowania jednego znaku towarowego, który obejmuje terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym polski. Ubieganie się o takie prawo wyłączne jest tańsze, wymaga znacznie mniej czasu i formalności niż ubieganie się o prawa wyłączne w każdym z państw członkowskich z osobna. Z drugiej strony unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego oznacza utratę wyłączności na terytoriach wszystkich państw członkowskich – także wtedy, gdy przyczyna unieważnienia dotyczyła terytorium tylko jednego państwa członkowskiego np. wcześniejszy krajowy znak towarowy. Tak jak w opisanym we wcześniejszym wpisie przypadku unieważnienia prawa do znaku towarowego w postaci kształtu batonu „KitKat”. Z tego powodu zdarza się rejestrować znaki towarowe „dwupoziomowo” – jako unijny znak towarowy i krajowe znaki towarowe na rynkach kluczowych dla spółki.

Naturalnie im więcej państw, gdzie znak został zarejestrowany, tym poważniejszym przedsięwzięciem jest zarządzanie prawami ochronnymi:

• uiszczanie opłat okresowych i przedłużanie ochrony;
• dokumentowanie rzeczywistego używania znaku towarowego na tym terytorium np. za pomocą faktur, zdjęć, egzemplarzy produktów i materiałów reklamowych;
• monitorowanie rynku pod kątem ewentualnych naruszeń np. rozpoczęcia działalności przez konkurenta używającego oznaczenia podobnego do znaku zarejestrowanego przez spółkę;
• zgłaszanie sprzeciwów w razie zgłoszenia identycznego lub podobnego znaku w krajowym urzędzie patentowym.

Jak kancelaria SPCG może Państwu pomóc?

• przeanalizujemy działalność spółki i wspólnie z Państwem ułożymy wykaz towarów i usług dla zgłaszanego znaku;
• zaproponujemy terytoria, dla których spółka powinna zarejestrować znaki towarowe i będziemy reprezentować spółkę w postępowaniach przed polskim urzędem patentowym, przed EUIPO lub w postępowaniu w sprawie międzynarodowej rejestracji znaku [7];
• będziemy zarządzać lub wspierać Państwa w zarządzaniu portfolio znaków towarowych spółki.

Przypisy:

[1] Art. 132(1) PrWłPrzem, art. 18 Rozporządzenia 2017/1001. Ta zasada doznaje pewnych ograniczeń – przez okres 6 miesięcy zgłaszający może oprzeć się na swoim wcześniejszym zgłoszeniu dokonując innego zgłoszenia. Na przykład zgłaszając znak unijny i wskazując pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP.

[2] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 lipca 2018 r. w sprawie C-84/17 P, ZOTSiS.2018/7/I-596. W przypadku znaku będącego kształtem produktu, pozbawionym np. charakterystycznych napisów czy wytłoczeń, zdolność odróżniającą można wykazać dowodząc, że dla klientów sam kształt stał się źródłem informacji o pochodzeniu. Jest to więc trudniejsze niż przypadku znaku zawierającego nazwę. Powiodła się np. rejestracja trójwymiarowego unijnego znaku towarowego w postaci prostokątnego batonika z wytłoczonym napisem „KitKat” (nr 002097376).

[3] Nie stanie się tak, jeśli uprawniony udowodni, że istniały ważne powody nieużywania znaku (art. 168 ust. 1 PrWłPrzem).

[4] Niepowodzeniem zakończyły się próby uzyskania praw ochronnych na znaku zgłoszone pod numerami Z.369721 i Z.369967.

[5] Klasyfikacja Nicejska dostępna jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP pod adresem https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx [dostęp: 27.07.2025 r.]

[6] W zależności od sytuacji na takim „pominiętym” rynku niewykluczone, że spółka mogłaby podjąć działania mające podstawę np. w przepisach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

[7] Jest to postępowanie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego, tzw. system madrycki. Systemem tym zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO.

Napisz do autora:

Marka towaru, usługi a szerzej brand całej spółki może być jej najcenniejszym zasobem, wycenianym na dość określone kwoty. Problemem jest jej niematerialny charakter – wartość marki wynika z pozytywnych skojarzeń klientów np. z jakością towaru, obsługą klienta, wartościami promowanym przez spółkę, czy skutecznym, długoletnim marketingiem. W pewnym momencie „życia” spółki może przyjść moment, gdy tą niematerialność dobrze jest powiązać z konkretnym „nośnikiem prawnym”. Skoro punktem odniesienie skojarzeń klientów jest oznaczenie (np. logotyp, nazwa), to oczywistym wyborem dla takiego „prawnego nośnika marki” jest prawo lub prawa na znaki towarowe.

Prawo ochronne na znak towarowy, to prawo wyłączne:

• przysługuje określonemu podmiotowi np. spółce lub osobie fizycznej;
• podmiot, któremu przysługuje ma wyłączność w korzystaniu ze znaku na danym terytorium;
• granice tej wyłączności są określone w przepisach prawa, w przypadku znaków towarowych wyłączność polega na korzystaniu ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy dla towarów lub usług objętych rejestracją.

Przez powiązanie z takim nośnikiem korzystanie z marki zostaje więc skonkretyzowane, inni uczestnicy obrotu wiedzą z czym mają do czynienia – potencjalni inwestorzy, konkurenci, klienci, czy kontrahenci.

Licencjonowanie korzystania ze znaków towarowych

Dopóki spółka jest jedynym podmiotem, który korzysta z oznaczeń danej marki sytuacja jest prosta. Komplikuje się ona, gdy spółka chciałaby rozpocząć współpracę z innym podmiotem, zwłaszcza działającym w innym państwie.

Skoro spółka A chce zezwolić spółce B na korzystanie z marki, to trzeba w umowie sprecyzować, czym ta marka jest i dlaczego spółka A miałaby musieć na cokolwiek zezwalać spółce B. W przypadku jednego lub więcej znaków towarowych nie budzi to wątpliwości – z rejestrów wynika co zostało przez spółkę zarejestrowane, a z przepisów wynikają skutki rejestracji. W przepisach określono też minimalne postanowienia umów licencyjnych, a także zasady rozstrzygania kwestii przez strony nieuregulowanych. Na przykład, jeśli strony nie postanowią wyraźnie, że licencja ma charakter wyłączny, to jest ona licencją niewyłączną [1]. To daje stronom pewność czym jest łączący je stosunek prawny. Uzupełnieniem umowy licencyjnej mogą być umowy dotyczące kwestii mających pośredni wpływ na pozytywny odbiór marki przez klientów – dostęp licencjobiorcy do know-how wytwarzania produktów lub rekrutacji i szkolenia pracowników, licencja na oprogramowanie służące do świadczenia usługi oraz wsparcie w jego konfiguracji i obsłudze, dostęp do sprawdzonych podwykonawców lub dostawców podzespołów itp.

Zawarcie umowy licencyjnej ma też korzyści dla licencjobiorcy. Przede wszystkim licencja może zostać wpisana do rejestru znaków towarowych, licencjobiorcy będzie więc łatwiej wykazać, że faktycznie nim jest. Poza tym, generalnie licencjobiorca może samodzielnie wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest to przydatne zwłaszcza w konfiguracjach międzynarodowych, gdy licencjodawca i licencjodawca mają siedziby w innych państwach, działają na tamtejszych rynkach i każdorazowe angażowanie licencjodawcy w lokalne spory jest czasochłonne. Zwłaszcza, że nieraz kluczowe jest szybkie podjęcie działań przedsądowych np. wysłanie listu ostrzegawczego albo złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia tymczasowego. Zorganizowanie odpowiednich działań na poziomie międzynarodowym, nawet w ramach jednej grupy spółek, potrafi istotnie spowolnić podejmowanie odpowiednich działań.

Jeżeli spółka nie zarejestrowała znaku towarowego, można skonstruować umowę „na wzór” umowy licencyjnej, której przedmiotem będzie korzystanie z niezarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia jako utworu w rozumieniu przepisów PrAut. Te dwa rozwiązania mają wyraźne słabości w porównaniu z umową licencyjną:

• problemem umowy dotyczącej korzystania z niezarejestrowanego oznaczenia, napisanej „na wzór” umowy licencyjnej jest z natury rzeczy nieprzysługiwanie „licencjodawcy” prawa do korzystania z oznaczenia będącego przedmiotem umowy. To rodzi po stronie licencjobiorcy wyższe ryzyko czy reakcja na ewentualne działania konkurentów, oparta na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie skuteczna. Dodatkowa wątpliwość powstaje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej na kolejnych terytoriach. Zarejestrowanie znaku towarowego może wyprzedzać rozpoczęcie działalności gospodarczej z tym znakiem. W przypadku oznaczeń niezarejestrowanych muszą one najpierw być faktyczne używane na danym terytorium – zasadniczo dopiero wtedy używanie tego oznaczenia przez konkurenta może być czynem nieuczciwej konkurencji. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie nie ma klarownej cezury, kiedy taki stan jest osiągnięty – porównywalnej z datą zgłoszenia znaku towarowego lub udzielenia prawa ochronnego;
• umowa licencyjna na korzystanie z utworu, której postanowienia są w dużej mierze narzucane przepisami PrAut służy korzystaniu z utworów „jako takich” – ich kopiowania i rozpowszechniania – a nie oznaczeń nakładanych na towary lub usługi. Zakres tej licencji z natury rzeczy nie będzie więc dopasowany do specyfiki współpracy, licencjodawca zamierza sprzedawać towary z nałożonym znakiem towarowym a nie logotypy, do których przyczepiono towary. Co więcej, przedmiotem takiej umowy nie mogą być oznaczenia niebędące utworami, czyli zwłaszcza słowa i slogany.

Opieranie zarządzania marką na takich umowach może być szczególnie nieefektywne, gdy będzie się na nią składało całe portfolio oznaczeń i współpraca z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma partnerami na wielu różnych rynkach.

Łatwiejsza wycena marki

Wspomniane wcześniej skonkretyzowanie marki w nośniku jakim jest prawo ochronne ułatwia też jej wycenę. Istotą cennej marki jest jej pozytywne postrzeganie przez klientów. Dla spółki te skojarzenia mają przełożenie na sytuację rynkową pod warunkiem, że spółka pozostaje jedynym podmiotem na rynku, który kontroluje budowę i korzystanie z marki. Prawną wyłączność korzystania z oznaczeń dotyczących marki zapewnia dopiero prawo lub prawa ochronne. Jest to w dodatku wyłączność, której granice są ustalone w przepisach prawa oraz identyczne dla wszystkich znaków towarowych. Taka standaryzacja zasad ochrony upraszcza wycenę znaku towarowego, a docelowo całej marki, zwłaszcza gdy spółka prowadzi pod daną marką działalność na więcej niż jednym rynku i z wykorzystaniem więcej niż jednego znaku towarowego.

Zresztą znak towarowy może mieć niemałą wartość nawet w przypadku, gdy nie dotyczy rozpoznawalnej lub „cennej” marki. Będzie tak chociażby w przypadku, gdy znak jest słowem lub zwrotem atrakcyjnym dla danego towaru lub usługi i upłynęło już kilka lat od zarejestrowania znaku [2]. Niektóre prawa ochronne na znaki towarowe mogą z upływem czasu nabierać wartości jak niezgorsze wina. Jednak inaczej niż zdecydowana większość win prawa ochronne na znaki towarowe mogą trwać wiecznie nie tracąc na jakości. Prawa ochronne mogą być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy [3]. Szwajcarska spółka Georg Fischer AG zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP swój pierwszy znak w roku 1918 (R.000118), a następnie jego nieco odświeżoną wersję w 1980 (R.058393). Obydwa prawa ochronne obowiązują do dzisiaj.

Znak towarowy – niezależny od spółki

Prawo ochronne na znak towarowy jest składnikiem majątku spółki. Po wcześniejszej wycenie można to prawo amortyzować, może być ono również przedmiotem zastawu, ustanowienie zastawu rejestrowego wpisuje się do rejestru znaków towarowych. Poza tym, tak jak wszystkie majątkowe prawa własności intelektualnej, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym. Spółka może więc wnieść to prawo jako aport do innej spółki albo sprzedać je innemu podmiotowi. W poprzednim wpisie zaznaczyliśmy, iż prawa ochronne można uzyskiwać odrębnie dla różnych terytoriów. Poszczególne prawa ochronne dotyczą tego samego znaku, ale są od siebie niezależne. Spółka mogłaby więc część takich znaków sprzedać, a część zachować.

Zbywalność odróżnia prawo na znak towarowy od firmy, pod którą działa przedsiębiorca. Ta ostatnia nie może być zbyta i dlatego warto, żeby firma spółki różniła się od znaku towarowego [4]. Przykładowo, „BLIK” (R.285340) to słowny znak towarowy należący do podmiotu działającego po firmą „Polski Standard Płatności Spółka Akcyjna”.  Jeżeli firma i znak towarowy będą identyczne, to zbycie tego drugiego będzie wymagało dodatkowo zmiany firmy, co oznacza konieczność zmiany umowy spółki, zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców, aktualizacji wszystkich dokumentów używanych przez spółkę, rezygnacji z dotychczasowych nazw domen internetowych spółki, powiadomienia wszystkich kontrahentów, banków, urzędów etc. Zbycie prawa ochronnego wymaga podjęcia działań tylko w odniesieniu do tej części przedsiębiorstwa spółki, która odpowiadała za towary lub usługi oferowane pod znakiem np. cesji umów rejestracji nazw domen internetowych tylko dla nazw domen identycznych ze znakiem.

Jak kancelaria spcg może Państwu pomóc?

• doradzimy Państwu przy tworzeniu strategii ochrony marki, zwłaszcza przy wyborze oznaczeń wartych zgłoszenia jako znaki towarowe;
• opracujemy wzór umowy licencyjnej zawierający np. różne warianty współpracy z licencjobiorcami. W razie potrzeby przygotujemy też kompleksowe umowy o współpracę, franchisingowe, które będą uzgadniały także inne aspekty współpracy poza udzieleniem licencji;
• przygotujemy spółkę do badania due diligence lub przeprowadzimy takie badanie spółki – z uwzględnieniem portfolio znaków towarowych;
• wynegocjujemy dla Państwa postanowienia umowy licencyjnej z krajowymi lub zagranicznymi licencjodawcami;
• będziemy koordynowali działania spółki oraz licencjobiorców dochodzących ochrony znaków towarowych spółki w innych państwach.

Przypisy:

[1] Art. 76 ust. 4 PrWłPrzem.

[2] Ryzyko unieważnienia prawa ochronnego jest już wtedy dość niskie.

[3] Niezależnie od przedłużania prawa ochronnego znak powinien być używany w obrocie w sposób rzeczywisty. Jeśli tak nie będzie, to dowolna osoba może wnieść o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w całości lub w części.

[4] Art. 43(9) §1, art. 43(7) KC.

Napisz do autora: