Marka towaru, usługi a szerzej brand całej spółki może być jej najcenniejszym zasobem, wycenianym na dość określone kwoty. Problemem jest jej niematerialny charakter – wartość marki wynika z pozytywnych skojarzeń klientów np. z jakością towaru, obsługą klienta, wartościami promowanym przez spółkę, czy skutecznym, długoletnim marketingiem. W pewnym momencie „życia” spółki może przyjść moment, gdy tą niematerialność dobrze jest powiązać z konkretnym „nośnikiem prawnym”. Skoro punktem odniesienie skojarzeń klientów jest oznaczenie (np. logotyp, nazwa), to oczywistym wyborem dla takiego „prawnego nośnika marki” jest prawo lub prawa na znaki towarowe.

Prawo ochronne na znak towarowy, to prawo wyłączne:

• przysługuje określonemu podmiotowi np. spółce lub osobie fizycznej;
• podmiot, któremu przysługuje ma wyłączność w korzystaniu ze znaku na danym terytorium;
• granice tej wyłączności są określone w przepisach prawa, w przypadku znaków towarowych wyłączność polega na korzystaniu ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy dla towarów lub usług objętych rejestracją.

Przez powiązanie z takim nośnikiem korzystanie z marki zostaje więc skonkretyzowane, inni uczestnicy obrotu wiedzą z czym mają do czynienia – potencjalni inwestorzy, konkurenci, klienci, czy kontrahenci.

Licencjonowanie korzystania ze znaków towarowych

Dopóki spółka jest jedynym podmiotem, który korzysta z oznaczeń danej marki sytuacja jest prosta. Komplikuje się ona, gdy spółka chciałaby rozpocząć współpracę z innym podmiotem, zwłaszcza działającym w innym państwie.

Skoro spółka A chce zezwolić spółce B na korzystanie z marki, to trzeba w umowie sprecyzować, czym ta marka jest i dlaczego spółka A miałaby musieć na cokolwiek zezwalać spółce B. W przypadku jednego lub więcej znaków towarowych nie budzi to wątpliwości – z rejestrów wynika co zostało przez spółkę zarejestrowane, a z przepisów wynikają skutki rejestracji. W przepisach określono też minimalne postanowienia umów licencyjnych, a także zasady rozstrzygania kwestii przez strony nieuregulowanych. Na przykład, jeśli strony nie postanowią wyraźnie, że licencja ma charakter wyłączny, to jest ona licencją niewyłączną [1]. To daje stronom pewność czym jest łączący je stosunek prawny. Uzupełnieniem umowy licencyjnej mogą być umowy dotyczące kwestii mających pośredni wpływ na pozytywny odbiór marki przez klientów – dostęp licencjobiorcy do know-how wytwarzania produktów lub rekrutacji i szkolenia pracowników, licencja na oprogramowanie służące do świadczenia usługi oraz wsparcie w jego konfiguracji i obsłudze, dostęp do sprawdzonych podwykonawców lub dostawców podzespołów itp.

Zawarcie umowy licencyjnej ma też korzyści dla licencjobiorcy. Przede wszystkim licencja może zostać wpisana do rejestru znaków towarowych, licencjobiorcy będzie więc łatwiej wykazać, że faktycznie nim jest. Poza tym, generalnie licencjobiorca może samodzielnie wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest to przydatne zwłaszcza w konfiguracjach międzynarodowych, gdy licencjodawca i licencjodawca mają siedziby w innych państwach, działają na tamtejszych rynkach i każdorazowe angażowanie licencjodawcy w lokalne spory jest czasochłonne. Zwłaszcza, że nieraz kluczowe jest szybkie podjęcie działań przedsądowych np. wysłanie listu ostrzegawczego albo złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia tymczasowego. Zorganizowanie odpowiednich działań na poziomie międzynarodowym, nawet w ramach jednej grupy spółek, potrafi istotnie spowolnić podejmowanie odpowiednich działań.

Jeżeli spółka nie zarejestrowała znaku towarowego, można skonstruować umowę „na wzór” umowy licencyjnej, której przedmiotem będzie korzystanie z niezarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia jako utworu w rozumieniu przepisów PrAut. Te dwa rozwiązania mają wyraźne słabości w porównaniu z umową licencyjną:

• problemem umowy dotyczącej korzystania z niezarejestrowanego oznaczenia, napisanej „na wzór” umowy licencyjnej jest z natury rzeczy nieprzysługiwanie „licencjodawcy” prawa do korzystania z oznaczenia będącego przedmiotem umowy. To rodzi po stronie licencjobiorcy wyższe ryzyko czy reakcja na ewentualne działania konkurentów, oparta na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie skuteczna. Dodatkowa wątpliwość powstaje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej na kolejnych terytoriach. Zarejestrowanie znaku towarowego może wyprzedzać rozpoczęcie działalności gospodarczej z tym znakiem. W przypadku oznaczeń niezarejestrowanych muszą one najpierw być faktyczne używane na danym terytorium – zasadniczo dopiero wtedy używanie tego oznaczenia przez konkurenta może być czynem nieuczciwej konkurencji. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie nie ma klarownej cezury, kiedy taki stan jest osiągnięty – porównywalnej z datą zgłoszenia znaku towarowego lub udzielenia prawa ochronnego;
• umowa licencyjna na korzystanie z utworu, której postanowienia są w dużej mierze narzucane przepisami PrAut służy korzystaniu z utworów „jako takich” – ich kopiowania i rozpowszechniania – a nie oznaczeń nakładanych na towary lub usługi. Zakres tej licencji z natury rzeczy nie będzie więc dopasowany do specyfiki współpracy, licencjodawca zamierza sprzedawać towary z nałożonym znakiem towarowym a nie logotypy, do których przyczepiono towary. Co więcej, przedmiotem takiej umowy nie mogą być oznaczenia niebędące utworami, czyli zwłaszcza słowa i slogany.

Opieranie zarządzania marką na takich umowach może być szczególnie nieefektywne, gdy będzie się na nią składało całe portfolio oznaczeń i współpraca z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma partnerami na wielu różnych rynkach.

Łatwiejsza wycena marki

Wspomniane wcześniej skonkretyzowanie marki w nośniku jakim jest prawo ochronne ułatwia też jej wycenę. Istotą cennej marki jest jej pozytywne postrzeganie przez klientów. Dla spółki te skojarzenia mają przełożenie na sytuację rynkową pod warunkiem, że spółka pozostaje jedynym podmiotem na rynku, który kontroluje budowę i korzystanie z marki. Prawną wyłączność korzystania z oznaczeń dotyczących marki zapewnia dopiero prawo lub prawa ochronne. Jest to w dodatku wyłączność, której granice są ustalone w przepisach prawa oraz identyczne dla wszystkich znaków towarowych. Taka standaryzacja zasad ochrony upraszcza wycenę znaku towarowego, a docelowo całej marki, zwłaszcza gdy spółka prowadzi pod daną marką działalność na więcej niż jednym rynku i z wykorzystaniem więcej niż jednego znaku towarowego.

Zresztą znak towarowy może mieć niemałą wartość nawet w przypadku, gdy nie dotyczy rozpoznawalnej lub „cennej” marki. Będzie tak chociażby w przypadku, gdy znak jest słowem lub zwrotem atrakcyjnym dla danego towaru lub usługi i upłynęło już kilka lat od zarejestrowania znaku [2]. Niektóre prawa ochronne na znaki towarowe mogą z upływem czasu nabierać wartości jak niezgorsze wina. Jednak inaczej niż zdecydowana większość win prawa ochronne na znaki towarowe mogą trwać wiecznie nie tracąc na jakości. Prawa ochronne mogą być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy [3]. Szwajcarska spółka Georg Fischer AG zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP swój pierwszy znak w roku 1918 (R.000118), a następnie jego nieco odświeżoną wersję w 1980 (R.058393). Obydwa prawa ochronne obowiązują do dzisiaj.

Znak towarowy – niezależny od spółki

Prawo ochronne na znak towarowy jest składnikiem majątku spółki. Po wcześniejszej wycenie można to prawo amortyzować, może być ono również przedmiotem zastawu, ustanowienie zastawu rejestrowego wpisuje się do rejestru znaków towarowych. Poza tym, tak jak wszystkie majątkowe prawa własności intelektualnej, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym. Spółka może więc wnieść to prawo jako aport do innej spółki albo sprzedać je innemu podmiotowi. W poprzednim wpisie zaznaczyliśmy, iż prawa ochronne można uzyskiwać odrębnie dla różnych terytoriów. Poszczególne prawa ochronne dotyczą tego samego znaku, ale są od siebie niezależne. Spółka mogłaby więc część takich znaków sprzedać, a część zachować.

Zbywalność odróżnia prawo na znak towarowy od firmy, pod którą działa przedsiębiorca. Ta ostatnia nie może być zbyta i dlatego warto, żeby firma spółki różniła się od znaku towarowego [4]. Przykładowo, „BLIK” (R.285340) to słowny znak towarowy należący do podmiotu działającego po firmą „Polski Standard Płatności Spółka Akcyjna”.  Jeżeli firma i znak towarowy będą identyczne, to zbycie tego drugiego będzie wymagało dodatkowo zmiany firmy, co oznacza konieczność zmiany umowy spółki, zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców, aktualizacji wszystkich dokumentów używanych przez spółkę, rezygnacji z dotychczasowych nazw domen internetowych spółki, powiadomienia wszystkich kontrahentów, banków, urzędów etc. Zbycie prawa ochronnego wymaga podjęcia działań tylko w odniesieniu do tej części przedsiębiorstwa spółki, która odpowiadała za towary lub usługi oferowane pod znakiem np. cesji umów rejestracji nazw domen internetowych tylko dla nazw domen identycznych ze znakiem.

Jak kancelaria spcg może Państwu pomóc?

• doradzimy Państwu przy tworzeniu strategii ochrony marki, zwłaszcza przy wyborze oznaczeń wartych zgłoszenia jako znaki towarowe;
• opracujemy wzór umowy licencyjnej zawierający np. różne warianty współpracy z licencjobiorcami. W razie potrzeby przygotujemy też kompleksowe umowy o współpracę, franchisingowe, które będą uzgadniały także inne aspekty współpracy poza udzieleniem licencji;
• przygotujemy spółkę do badania due diligence lub przeprowadzimy takie badanie spółki – z uwzględnieniem portfolio znaków towarowych;
• wynegocjujemy dla Państwa postanowienia umowy licencyjnej z krajowymi lub zagranicznymi licencjodawcami;
• będziemy koordynowali działania spółki oraz licencjobiorców dochodzących ochrony znaków towarowych spółki w innych państwach.

Przypisy:

[1] Art. 76 ust. 4 PrWłPrzem.

[2] Ryzyko unieważnienia prawa ochronnego jest już wtedy dość niskie.

[3] Niezależnie od przedłużania prawa ochronnego znak powinien być używany w obrocie w sposób rzeczywisty. Jeśli tak nie będzie, to dowolna osoba może wnieść o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w całości lub w części.

[4] Art. 43(9) §1, art. 43(7) KC.

Napisz do autora: