SPCG for FinTech (cz. 3) – Nabywanie praw do IP tworzonego wewnętrznie dla instytucji finansowej
Czytaj: 4 minWe wcześniejszym wpisie z cyklu SPCG for FinTech – Jakie IP powstaje w ramach projektów FinTech – przybliżaliśmy rodzaje IP, jakie powstaje w związku z realizacją projektów FinTech. Natomiast w tym artykule wyjaśnimy, jak uporządkować i „zautomatyzować” nabywanie przez instytucję finansową praw do tego IP, aby uniknąć powstania luk prawnych.
W przypadku skomplikowanych, długoletnich projektów lub bieżącej ich obsługi wkłady poszczególnych pracowników mogą być trudne do uchwycenia – zwłaszcza, gdy trzeba ustalić rolę danego pracownika po upływie kilkunastu miesięcy bądź kilku lat. Kolejne komplikacje rodzi rotacja w zespołach – skontaktowanie się z byłym pracownikiem i nabycie od niego „brakujących” praw własności intelektualnej często jest bardzo trudne. Dlatego rekomendujemy zmapowanie działów i stanowisk związanych z tworzeniem dla instytucji finansowej kluczowego IP a następnie wprowadzenie procedur i wzorów dokumentów tworzących system możliwie bezobsługowego i pełnego nabywania IP powstającego w ramach instytucji. Taki system będzie oczywiście opierał się mechanizmach już obecnych w obowiązujących przepisach, te mechanizmy opisujemy niżej.
Przede wszystkim, nabywanie praw własności intelektualnej do materiałów stworzonych przez zespół wewnętrzny będzie się różniło w zależności od tego, na podstawie jakiej umowy dana osoba współpracuje z instytucją finansową oraz jakie dobro materialne stworzyła. W każdym przypadku prawo przewiduje ułatwienia dla instytucji finansowej w nabywaniu praw do materiałów stworzonych przez współpracownika, ale zakres tych ułatwień będzie różny. Można wyróżnić trzy sytuacje:
- programy komputerowe stworzone w ramach stosunku pracy;
- inne niż programy komputerowe utwory chronione prawem autorskim stworzone w ramach stosunku pracy;
- dobra własności przemysłowej stworzone na ramach stosunku pracy albo współpracy opartej na innych podstawach.
Ustawodawca preferuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czemu daje wyraz w przepisach ułatwiających przejście z pracownika na pracodawcę praw autorskich do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Nabycie tych praw następuje z mocy prawa i ma charakter „automatyczny” albo „półautomatyczny”.
W przypadku dóbr własności przemysłowej takiego rozróżnienia ustawodawca nie wprowadza – nabycie praw własności przemysłowej następuje z mocy prawa i jest „automatyczne” niezależnie od tego, jaka umowa stanowi podstawę współpracy, może to być również umowa zlecenia lub umowa o dzieło.
Niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej oparta jest współpraca między instytucją finansową a pracownikiem/współpracownikiem, nabycie praw przez instytucję obejmuje materiały stworzone w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z takiej umowy. W przypadku, gdy zakres obowiązków nie został w umowie określony, wskazówką może być charakter stanowiska pracy lub polecenie przełożonego. Fakt stworzenia jakiegoś materiału przez pracownika w godzinach pracy i na sprzęcie udostępnionym przez instytucję finansową nie oznacza automatycznie, że został on stworzony w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Pracownik mógł po prostu realizować prywatny projekt naruszając tym samym swoje zobowiązania względem pracodawcy. Jednym słowem, pracownik poniesie konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych, ale prawa własności intelektualnej do takiego materiału nie przejdą na instytucję finansową.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń [1]. Pracownik i pracodawca mogą doprecyzować zasady nabywania praw autorskich przez pracodawcę, ale w „granicach rozsądku”, gdyż zmiany niekorzystne dla pracownika mogą zostać uznane za nieskuteczne. Istotnym doprecyzowaniem może być zwłaszcza wyraźne określenie celu umowy o pracę i potwierdzenia przez strony, że ich intencją jest, aby pracodawca nabywał autorskie prawa majątkowe w możliwie najszerszym zakresie. W umowie o pracę można też wymienić pola eksploatacji, na jakich pracodawca będzie mógł korzystać z utworów pracowniczych a także uregulować przejście prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
Rekomendujemy wdrożenie procedury rejestrowania prac kluczowych pracowników kreatywnych np. programistów, projektantów systemów IP, marketingowców i potwierdzania przyjęcia efektów ich pracy przez instytucję finansową. Taka procedura jest nie tylko zalecana, ale konieczna w przypadku korzystania przez pracowników z 50% kosztów uzyskania przychodów („50% KUP”). Dobrym rozwiązaniem jest również skrócenie okresu na potwierdzenie przez instytucję przyjęcia utworu pracowniczego lub nawet rozważenie przesunięcia chwili nabycia praw autorskich na chwilę ustalenia utworu.
W przypadku utworów stanowiących programy komputerowe sytuacja pracodawcy jest jeszcze bardziej korzystna. Mianowicie, o ile umowa nie stanowi inaczej prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy. Nie ma więc potrzeby dokonywania przez pracodawcę „przyjęcia” utworu ani precyzowania pól eksploatacji, na których pracodawca uzyskał prawa autorskie – pracodawca nabywa te prawa „w pełni”. Z tym „błogosławieństwem” wiąże się dość nieoczekiwana „klątwa” w postaci utrudnień związanych z wdrożeniem rozliczenia 50% KUP, co wyjaśnimy szerzej we wpisie poświęconym podatkowym aspektom korzystania z IP.
Osoby współpracujące na podstawie innej umowy niż umowy o pracę
Biorąc pod uwagę, że zwłaszcza wielu programistów, jest zainteresowanych współpracą w oparciu nie o umowę o pracę, ale relację B2B (np. umowa o stałą współpracę), nabywanie praw autorskich do utworów stworzonych przez takich współpracowników trzeba rozwiązać inaczej. Dla takiego modelu współpracy ustawa o prawie autorskim nie przewiduje żadnych ułatwień i przejście praw autorskich, zakres tego przejścia i zasady, na jakich ono nastąpi, muszą być wyraźnie uzgodnione w umowie. Zasady są w tym przypadku takie same, jak przy nabywaniu praw autorskich od „zewnętrznych” dostawców np. od innej spółki. Przede wszystkim umowa obejmująca przeniesienie praw autorskich musi być umową zawartą na piśmie pod rygorem nieważności, precyzować zakres przeniesienia praw autorskich (pola eksploatacji, przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych, terytoria, na których nastąpi przeniesienie praw etc.). Tutaj nie ma jednak znaczenia czy utwory, do których instytucja finansowa będzie nabywała prawa, będą programami komputerowymi czy nie. Również dla takiego modelu współpracy zalecane jest ewidencjonowanie utworów stworzonych przez danego współpracownika, a przynajmniej projektów, w których uczestniczył. W razie braku ewidencji mogą się zrodzić wątpliwości, czy określony utwór został rzeczywiście wykonany w związku z wykonywaniem obowiązków z tej umowy np. współpracownik jest zdania, że określony program komputerowy miał być wykonany na podstawie odrębnej umowy i w zamian za odrębne wynagrodzenie.
Czasem nawet najlepszy zespół wewnętrzny potrzebuje wsparcia specjalistów z zewnątrz np. spółek doradczych lub software house’ów. Zwłaszcza, gdy na pewnym etapie projektu niezbędne są bardzo wąskie, specjalistyczne kompetencje. Innym razem, zlecenie zewnętrznemu dostawcy realizacji całości projektu jest rozwiązaniem optymalnym. W kolejnym artykule z cyklu SPCG for FinTech zwrócimy uwagę na kluczowe kwestie nabywania przez instytucję finansową IP właśnie od takich podmiotów.
Przypisy:
[1] Pracodawca i pracownik mogą ustalić inny termin niż 6 miesięcy np. krótszy.
Napisz do autorów:
dr Marcin Balicki
adwokat
Senior Associate
Piotr Piotrowski
adwokat
Associate
