Poprzedni wpis z cyklu SPCG for FinTech dotyczył nabywania przez instytucję finansową praw do IP tworzonego przez wewnętrzne zespoły. Tym razem skupiamy się na IP nabywanym przez instytucję finansową od zewnętrznych dostawców, a więc na przypadkach, gdy instytucja finansowa nie korzysta z ustawowych ułatwień nabywania praw od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
W niektórych przypadkach nabycie IP od osób trzecich jest bardziej efektywne niż tworzenie go wewnątrz organizacji, zwłaszcza, gdy chodzi o oprogramowanie. Zewnętrzny dostawca może posiadać pracowników o kompetencjach, których w ramach instytucji finansowej jeszcze nie udało się wykształcić albo ich wykształcanie nie jest celowe (specjaliści o wąskich kompetencjach) – tacy pracownicy mogą zostać delegowani do instytucji finansowej w ramach body/team leasingu. Zewnętrzny dostawca może też dysponować gotowym produktem (off the shelf) lub dopiero stworzyć produkt na zamówienie instytucji finansowej – jednak szybciej niż w przypadku, gdyby instytucja chciała stworzyć go samodzielnie. W każdym z tych przypadków absolutnie kluczowe jest precyzyjne ustalenie, na jakich dokładnie zasadach instytucja finansowa będzie z pozyskanego IP korzystać. Czy będzie to licencja, czy nabycie IP oraz jak szeroki zakres będzie miała instytucja finansowa w używaniu kupionego produktu np. rozwijanie go na własną rękę.
Umowy z zewnętrznymi dostawcami
Zasady nabywania praw własności intelektualnej od zewnętrznych dostawców, na przykład software house’u, są analogiczne jak od osób współpracujących z instytucją finansową na podstawie innej umowy niż umowy o pracę (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło). Konieczne jest więc sprecyzowanie materiałów, do których prawa zostaną przeniesione (mogą być one określone w załączniku do umowy lub we właściwych zamówieniach) i zakresu przeniesienia praw – przedmiotowego (wyraża się on przez tzw. pola eksploatacji) oraz terytorialnego. Poza przeniesieniem praw do materiałów dostarczonych przez dostawcę należy też ustalić, czy instytucja finansowa będzie mogła wprowadzać do nich zmiany, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przykładowo, zmiany w oprogramowaniu mogą ograniczać się do usuwania błędów, polegać na jego rozbudowie lub wręcz budowie kolejnych wersji programu na bazie wersji dostarczonej przez dostawcę. O ile przeniesienie na instytucję finansową praw do materiałów tworzonych na jej zamówienie przeważnie nie będzie budziło wątpliwości, to przed zawarciem umowy organizacja powinna jeszcze ustalić, czy dostawca będzie na potrzeby współpracy korzystał z wcześniej stworzonego przez siebie IP (tzw. background / existing IP). Rozstrzygnięcie tej kwestii ma szczególne znaczenie w przypadku, gdyby background IP miało zostać włączone do zamówionego rozwiązania, a nie jedynie stanowić narzędzie do jego stworzenia. Takie IP co do zasady pozostaje przy dostawcy (prawa nie są przenoszone na zamawiającego), więc potencjalnie może ograniczać swobodę instytucji w korzystaniu z zamówionego rozwiązania.
Podobnie jak w przypadku usługodawcy świadczącego body- lub team- leasing, także zewnętrzny dostawca powinien na żądanie instytucji finansowej, udostępnić do wglądu umowy z osobami, które faktycznie będą pisały zamówione oprogramowanie. Instytucja finansowa nie nabędzie od dostawcy praw własności intelektualnej w szerszym zakresie niż ten ostatni nabył je od twórców programu. Jednolite zasady przenoszenie praw na dostawcę a następnie na instytucję finansową powinny obejmować wszystkie osoby, które na przestrzeni realizacji projektu będą oddelegowane do zespołu pracującego dla wspomnianej instytucji.
Istotną kwestią umów z zewnętrznymi dostawcami jest odpowiedzialność za wady prawne dostarczonych materiałów np. oprogramowania. Instytucja finansowa ma bardzo ograniczone możliwości ustalenia, czy dostawca faktycznie – tak jak twierdzi – dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych w ramach współpracy. Tymczasem, jeśli instytucja będzie z takich materiałów, choćby nieświadomie korzystała, to i tak ponosi odpowiedzialność prawną. Osoba trzecia może domagać się od instytucji finansowej co najmniej zaniechania korzystania z materiałów, do których instytucja nie nabyła całości praw autorskich. W praktyce może to oznaczać przynajmniej czasowe zaprzestanie świadczenia klientom określonych usług i konieczność przeznaczenia środków na szybką „podmianę” spornych elementów na inne (o ile jest to w ogóle możliwe). Umowa powinna więc określać zarówno zasady przystąpienia przez dostawcę do ewentualnego postępowania przeciwko instytucji finansowej, naprawienia szkody, ale też zastąpienia spornych elementów innymi.
Należy też zwrócić uwagę na zasady korzystania z materiałów, do których dostawca „świadomie” nie ma praw autorskich, w szczególności oprogramowania typu open source oraz standardowego oprogramowania licencjonowanego przez osoby trzecie (np. Oracle). Użycie takiego oprogramowania w ramach projektu powinno być ewidencjonowane przez dostawcę a jego zestawienie przekazane instytucji finansowej. Oprogramowanie typu open source jest co do zasady licencjonowane nieodpłatnie przez jego autora (licencja nie jest udzielana przez dostawcę, ale bezpośrednio przez autora programu), ale niektóre licencje open source są w ograniczonym stopniu przydatne dla projektów komercyjnych (np. zakaz komercyjnego użycia, zakaz wprowadzania zmian) albo zawierają postanowienia zobowiązujące do rozpowszechniania programów bazujących na oprogramowaniu open source na takiej samej licencji (tzw. klauzula copyleft). Z kolei w przypadku standardowego oprogramowania dostarczanego przez osoby trzecie ważna może się okazać wysokość wynagrodzenia – rekomendowane jest potwierdzenie, czy będzie je uiszczała instytucja finansowa czy dostawca. Oprogramowanie open source bywa też problematyczne pod kątem bezpieczeństwa (zwłaszcza w przypadku tzw. linkowania dynamicznego). Posługiwanie się materiałami osób trzecich jest standardem w przypadku agencji reklamowych. Są to zarówno materiały z różnego typu baz zdjęć i filmów, ale też materiały, których status należy dopiero potwierdzić (np. fakt wygaśnięcia praw autorskich do fotografii). W umowie dotyczącej akcji marketingowych usług finansowych opartych na rozwiązania FinTech należy więc sprecyzować przynajmniej obowiązek pozyskiwania przez agencję licencji o określonym zakresie.
Body/team leasing
W codziennej pracy wewnętrznych zespołów pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez instytucję finansową oraz osoby delegowane przez usługodawcę świadczącego usług body- bądź team- leasingu mogą wydawać się nieodróżnialne. Z punktu widzenia nabycia IP przez instytucję finansową są to jednak dwie zupełnie różne kategorie pracowników. Do osób zatrudnianych przez usługodawcę stosuje się oczywiście przedstawione w poprzednim wpisie zasady nabywania praw własności intelektualnej, ale działają one na linii pracownik-usługodawca a nie pracownik-instytucja. Prawa do własności intelektualnej stworzonej przez taką osobę muszą być więc najpierw nabyte przez usługodawcę a następnie przeniesione na instytucję finansową. Podmiot świadczący body- lub team- leasing jest więc z punktu widzenia instytucji finansowej, zewnętrznym dostawcą. Zakres przeniesienia przez niego praw na instytucję nie może być oczywiście węższy niż zakres nabycia tych praw przez usługodawcę. Dlatego rekomendowane jest zobowiązanie usługodawcy do uwzględniania w umowach z pracownikami klauzul przeniesienia praw własności intelektualnej o treści zaproponowanej przez instytucję (o ile to możliwe) oraz zapewnienie instytucji finansowej wglądu w treść tych umów.
Tworzenie, nabywanie oraz korzystanie z IP ściśle wiąże się z rozwiązaniami podatkowymi, które w swoich założeniach mają promować tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez przedsiębiorców. Nie ma znaczenia, czy te rozwiązania będą służyły świadczeniu usług finansowych, czy też innym celom, stąd również instytucje finansowe mogą z nich korzystać.
W następnym artykule z cyklu SPCG for FinTech opiszemy zasady stosowania 50% kosztów uzyskiwania przychodów, ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP BOX.
Napisz do autora:
dr Marcin Balicki
adwokat
Senior Associate
